——以“北京高院商标授权确权审理指南”为范本

2019年7月7日，我中心在2019中国国际商标品牌节之中国商标年会上成功举办了第五届君策论坛：决赛辩题专家解析——纯出口定牌加工所贴附“商标”是否构成商标使用？近期，我们整理了论坛嘉宾演讲稿件，并将陆续发布，欢迎大家持续关注！ 

今天，推送北京市高级人民法院知识产权庭审判长陶钧在本论坛上的演讲：寻找“诠释的转折点” ——以“北京高院商标授权确权审理指南”为范本。本文经君策中心整理，陶钧审判长审定并授权，予以发布。 

我今天跟大家交流的主题是寻找“诠释的转折点”。即在法律事实的发现和法律条文的认知过程中如何说明、解释法律条款本身，以及最终赋予何种法律结论。关于“贴牌加工”的属性认定问题，一直以来其是否构成商标使用争议从未停息，就这个问题我将以《北京高院商标授权确权审理指南》的第16.26条和第19.16条为范本，将撰写过程中的思考与大家进行交流，以期能有益于该问题的认知。我发言的内容分为以下四个方面：一、“诠释”的过程与转折点的发现；二、贴牌加工的模式呈现；三、路径的设计与抉择的困境 ；四、“审理指南”撰写中“博弈”的再现。

一、 “诠释”的过程与转折点的发现

“诠释”是对于法律条款中特定概念的解释与说明，是阅读者对法律的自我认知，诸多法律价值的衡量都应回归法律概念形成过程之中进行考量，方能减少因个体认知差异所产生的“歧义”。

“贴牌加工”是否构成商标使用，应当回到《商标法》第四十八条规定之中进行认定，该条的结构是通过罗列具体行为附加结果要件对商标使用进行的界定，最终将可否识别商品来源作为判断的归宿。相比于2002年《商标法实施条例》第三条的规定，2013年《商标法》增加了前述的结果要件，即“识别商品来源”，更加符合商标自身的内在属性。一般而言，对于法律条款的解释以“文义”解释优先，因为其预期性和稳定性最强，但是在特定情形下，“诠释”会发生转折点，就是不再将“文义”解释作为其唯一路径，而是将更多的考量因素融入其中，使得解释结果更加符合法律本身的价值和社会公众的认知。该转折点具体存在以下五个方面：

第一，法律确定目的的发现。关于“贴牌加工”的行为定性，在《商标法》框架下至少有三个条款值得关注。第一个条款是《商标法》第三十二条的后半段，该条款考虑的是对他人未注册商标予以抢注的保护，如何结合该条的前半段，实则是创设了“未注册”商标的权益，而显然“贴牌加工”并未进入流通领域，其无法在相关公众中真正发挥商标应有的属性，亦难以形成“一定影响”，故在该条款项下“贴牌加工”无法活动相应的救济，在先的生效裁判对此也有相关的认定。第二个条款是《商标法》第四十九条第二款“连续三年不使用”予以撤销，该条款设置的目的是避免闲置社会资源，占用注册商标不予实际使用，导致其他为生产经营所需的主体无法进入相关市场，其并非惩罚，而是鼓励商标注册人积极使用自身商标。由此，基于该条款的立法目的“贴牌加工”的定性可能会有另一番认知。第三个条款是《商标法》第五十七条的规定，该条款是对侵害商标专用权进行的规定，为了制止他人违法行为对商标专利人造成的损害，该损害既包括既定已成的损害，也包括将要发生的损害，避免对商标专用权的损害。在这个基础上，“贴牌加工”是否会对在先商标权利人的权利产生实质性的影响，基于该条款所折射目的的差异，可能又会有不同的答案。

第二，法律评价效果的反思。法律评价效果是指社会公众或者阅读者对裁判文书认定结论的评价。因为社会公众或者阅读者和裁判者对案件全貌认知的不同，特别是社会公众或者阅读者并未参加案件的审理过程之中，其所了解和认知的事实更多是裁判文书所记载的内容，相比裁判者所发现的庞杂、全面的法律事实，具有一定程度上的差异。阅读者在裁判文书中读到的经过筛选和提炼的法律事实，因此在不同程度事实的基础上所得出的评价效果可能并不是相同的。今天所讨论的“贴牌加工”问题，应当充分论证在认定构成使用和不构成使用的情形下，社会公众关于法律评价的效果会有怎样的局面，这个问题在后面的“路径的设计与抉择的困境”部分我会进行详细说明。

第三，法律体系完整的考量。《商标法》有其内在的逻辑体系，关于同一行为在相同部门法项下所认定属性，一般应保持其“同一性”。然而，正如之前所介绍的，《商标法》第32条后半段，第49条第二款，以及第五十七条基于各自的目的不同，可能会出现在认定结论上的差异性，而此时又如何衔接《商标法》内在条款的稳定性，就是必须要面对与解决的问题。当解释体系越完整时，可能会出现的分岔才会越小。“贴牌加工”可以在预设不同属性的前提下，对其具体法律的适用进行界定，设计出适合其自身的体系架构。

第四，特定时期历史点思考模式的局限。法学解释方法从过去的文义解释发展到后来的目的解释、历史解释、体系解释等，从本学科研究到扩学科的交叉研究，给予了我们更多的手段与路径。因此，在不同的历史时期，会因我们手段、方式和路径的不断丰富，而从不同方向对某一问题进行阐释，进而取得最大“公约数”，将其作为认定的终局结论。例如，伴随知识产权保护理念的不断深入，人们开始发现其“公共属性”不容忽视，那么在研究“贴牌加工”这个问题时，可否将“公共属性”纳入其中，将会给我们不一样的考量。

 第五点，利益的权衡。因为知识产权具有社会公共的品性，智力创造成果的保护既是为了避免“公地悲剧”，也是为了在一定程度上避免“反公地悲剧”，在判断知识产权保护时，需要在其私权属性的基础上，进行合理、科学的利益平衡与分析，是否在特定条件下私权也需要受到限制，设置是遇到“壁垒”产生“收缩”都是值得探索的问题。“贴牌加工”模式下存在多方主体，有可以直接发现的委托方、加工方、商标权利人，也有间接的消费者、加工方的员工等，都是可以纳入分析的对象，对此在后面的分析中也会进行展开。

二、贴牌加工的“模式”呈现

（上图更多的是考量贴牌加工在侵权中的关系模型，以此呈现“贴牌加工”的具体形式）

法官的工作就是在“事实发现与法律发现”中不断穿梭，从而找寻“最佳”答案。上图就是“事实发现”的过程，在贴牌加工的侵权纠纷中，国内的加工方和国外的委托方按照《合同法》形成加工承揽法律关系，对外权利义务承受的主体应为委托方。同时，在加工承揽的过程中，合同标的物的所有权归属于委托方，而加工、承揽方是按照委托人的意愿在其标的物上从事添附行为。当加工、承揽方完成合同约定事项后，其可以通过仓储、运输、出口等方式向委托方交付合同标的物，而委托人将合同标的在我国域外进行销售。在整个过程中，国内商标权人可能会以国内的加工方为被告发起诉讼，或者以国外的委托方为被告发起诉讼，或者以双方为共同被告发起诉讼。在我国侵权责任体系下，并未区分物权与债权赔偿的责任，只有在损害赔偿时才需考量过错要件，而物权基础上的“停止侵权”无需考量“过错”。因此，如果认定国内加工、承揽方侵害了国内商标权人的合法权利，则停止侵权必然应当履行，而是否承担赔偿责任可以根据《侵权责任法》第八条、第九条的规定进行具体判断。

在商标行政案件中，以《商标法》第三十二条为例，国内的加工、承揽方完成了贴附某个商标的商品加工，而其他主体在相同或类似商品上申请注册了相同或近似商标，此时国内加工方或者国外的委托方依据《商标法》第三十二条的后半段申请不予核准注册，是否能够得到支持？另外，撤三案件中，国内的加工方为诉争商标权利人，其在指定期间内并未将相关商品投入国内市场，而是全部用于出口，此时能否认定构成使用，进而维持诉争商标的有效？以上都是在这个“贴牌加工”关系图中所引发的问题。

在这个关系图中，需要另外思考的问题就是消费者感知。虽然商标法在判断是否构成混淆误认时将主体界定为相关公众，但真正发挥商标识别功能的，是消费者的认知。因为生产者、本行业的其他经营者，其关注度和所掌握的背景信息是远超过普通消费者的，因此消费者应为“相关公众”中的“主力军”。只有消费者有相应的认知和感知后，商标的识别作用才能真正的发挥，否则经营者自身内部的流转、交付等行为，并未向消费者展示该商品上附着商标，进而识别其具体来源，因此消费者的感知也是不容忽视的。

三、路径的设计与抉择的困境

在事实发现之后，就是需要完成“法律的发现”。可以假设三个认定结论，然后对三个结论进行分析、说明，看是否能够形成一个完美的逻辑闭合？

（一）构成使用——法之诠释与体系冲突

假设认为贴牌加工构成商标法意义上的使用，可能会出现两个问题需要解释：法的诠释的过程与体系的冲突。什么是诠释的过程？如同上面所言，应当回归《商标法》第四十八条中进行认知，其在消费者感知并不存在的情形下，如何实现识别商品来源的效果，是否在委托方与加工、承揽方之间的流转过程，就必然等同于“识别效果”等问题，显然与《商标法》第四十八条通过列举加效果的表述结构会存在一定冲突。而且完成了该条款前部所列举的行为模式，并不必然等同于构成该条款所最终确认的“商标使用”，二者并非是“充分要件”的关系。同时根据商标法的体系分析，如果认定构成使用，显然，无论是在行政案件中，还是撤三案件，甚至侵权案件中，一概认定使用，可能跟现行惯有做法并不一致。另外，不容忽视的问题，《商标法》第五十七条之所以会将“即发侵权”的行为纳入到禁用权的范畴之内，因为该行为必然日后会对商标权的专用权造成侵害，而今天所讨论的贴牌加工实际的消费者为域外特定区域内，并不会对国内的商标权利人造成实质性或将要发生的损害风险，除非能够证明系以“加工之名行侵权之实”，关于这个问题可以再做深入探讨，今天暂且不论。

（二）不构成使用——字面限缩与逻辑自洽

假设贴牌加工认定不构成使用，依旧会出现二方面的问题。若认为该行为不构成使用，在对《商标法》第四十九条第二款进行认定时，显然排除了复审商标权利人将商品并未直接投入市场，即销售于消费者，而是直接销售给另外市场经营者的情形。这不仅限缩了“撤三”案件中的认定情形，也与该条款的设立目的相违背，关于这个问题上面已经谈及。当时在撰写指南19.16时，还有另外设想，就是将“贴牌加工”作为“未进行使用的合理事由”，但是这个突破与现行做法差异较大，最后我并未按照这个思路进行撰写。同时，直接否定商标使用，是否能够符合《商标法》第三十二条后半段、第五十七条的认定需求也是值得商榷的。看似简单化的处理，但当问题触及多个触角时，其与条款本身的协调、各情形之间的协调自洽都是应当予以考量与评估的。

（三）折扣的“使用”——权利滥用与利益平衡

假设贴牌加工并不从定性上给予直接的肯定或者直接的否定，而是在具体考量时结合不同的法律条款予以分析，即使构成使用，也并非完整的绝对权、对世权，而是从利益权衡的视角进行合理化的分析，这在“审理指南”的撰写中也是充分予以了考量，即从考量权利滥用和利益平衡的视角——以折扣“使用”为落脚点。如果认定贴牌加工构成商标法意义上的使用，最大的担忧就是对我国沿海加工型产业是否会产生较大的影响，甚至毁灭性的打击。关于这个问题，可以从权利的属性和权利的限制为切入点进行分析。商标权是私权，是准财产权。而准财产权可以借鉴物权的基本理论，因为二者在属性上具有共同性。物上请求权虽然具有对世性，但并非不受限制，当其构成对公共利益的损害，或者违背了诚实信用原则等条件下，权利人在行使物上请求权时应当受到相应限制，对此商标权利人在形式禁用权时也可以借鉴相应理论。如果在贴牌加工中认定使用，显然它制止了相关合同标的的出口，此时应当考量国内的加工方在实施该行为过程中是否实质损害了国内商标人的权利，以及对公共利益是否会造成影响。显然答案既不会造成实质损害，也会对公共利益产生一定程度的消极影响。

首先，贴牌加工的商业模式从国家层面，会带来出口创汇，扩大“中国制造”的国际影响力。第二，贴牌加工能提供相应的就业机会，解决我国庞大的市场劳动力问题。第三，贴牌加工可以为社会财富进行增值，能够促进国内的诸多市场经营者投入到该领域之中，也会辐射到在加工过程中相关机器、流水线生产的制造行业。第四，加工方和委托方其国内市场的占有率几乎为零，因不在国内市场上流通，故国内市场发挥混淆的可能性也几乎为零，不会对国内商标权利人造成现实或将来的损害。第五，贴牌加工行为也未违背诚实信用原则。因此，若是将折扣的使用通过物权法中关于物上请求权的权利限制完成对商品侵权的“分析”，可以将其作为不侵害商标权的抗辩事由，可能会有另一种思路。

同时，该种情况下认定使用就能完成在《商标法》第三十二条后半段，第四十九条第二款，以及第五十七条逻辑体系上的自恰。因为《商标法》第三十二条后半段同时还规定了“有一定影响”，虽然他人的行为构成使用，但是其影响力并没有达到相应的程度或者被消费者所认知，此时仍旧不构成第三十二条后半段的要件。另外，在撤三案件过程中，认定贴牌加工构成商标使用，也可以维持及商标专用权相应的有效性。故此，“折扣的使用”在撰写“审理指南”时也是作了充分的考虑。

四、“审理指南”撰写的“博弈”再现

介绍了“使用”、“不使用”、“折扣的使用”这三种假设，最后怎么来落于“审理指南”的撰写和选择呢？更多是以折扣的使用为思考的出发点，此时16.26条在撰写的过程中，定稿并未直接将纯出口行为到底是不是使用予以界定，而是从其不构成第三十二条后半段规定的情形予以的表述，强调为了避免跟相应的纯出口行为在撤三案件中认定构成使用在文义上、体系上相互冲突。因此在这里强调的是它从整体上不构成三十二条条后半段的规定，而不是纠结于该行为的特定属性之上。

再看19.16条，贴牌加工没有占用资源，没有浪费或者不当占用公共资源，故从使用意图这个角度来说，将贴牌加工认定为使用更加符合《商标法》第49条第二款设立的目的。因此，“审理指南”注重对于同一个概念、同一个事实、同一个定性中逻辑的自恰与逻辑的闭合，防止出现认知上过多的分歧。

因为时间有限，诸多问题并未展开，也有待日后继续深入研究与探讨，谢谢大家！

相关法条：  

《中华人民共和国商标法》

第三十二条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

第四十八条：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品 包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

第四十九条第二款：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当让理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

第五十六条 注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

《北京高院商标授权确权审理指南》

16.26使用在先未注册商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，当事人主张诉争商标的申请注册属于商标法第三十二条规定的“以其他不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形的，不予支持。

19.16使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，诉争商标注册人主张维持注册的，可以予以支持。