编者按：

在民事诉讼程序中，当原告或者被告的注册商标系出恶意，此时该如何处理民事诉讼程序和无效宣告（行政程序）的关系？先行后民、先民后行还是民行并举？如何能够更有效地协调和衔接民事程序和行政程序，兼顾程序正义和实体正义，公平原则与效率原则，具有重要理论和实务探讨价值。在今年的CTF2018君策论坛上，专门探讨了规制商标恶意注册的民行程序交叉所带来的问题，共话优化良策。

本文为万慧达北翔知识产权集团高级合伙人黄晖在本次论坛上的演讲：比较法视野下的商标和行政案件的衔接。

第一个问题：民事判决对授权确权注册程序的影响

首先，我们来看看问题是怎么提出来的，商标法35.4规定：“商标评审委员会在依照前款规定进行复审的过程中，所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的，可以中止审查。中止原因消除后，应当恢复审查程序”。此外，商标法45.3规定：“商标评审委员会在依照前款规定对无效宣告请求进行审查的过程中，所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的，可以中止审查。中止原因消除后，应当恢复审查程序”。另外，行政诉讼法61.2规定：“在行政诉讼中，人民法院认为行政案件的审理需以民事诉讼的裁判为依据的，可以裁定中止行政诉讼”。

依据上述规定，对于商标复审程序中必须以他案审理为依据的可以中止审理。问题是既然是必须的，那到底应该是可以中止？还是应当中止？这之间到底是什么关系？我们需要分别情况來回答。

   （一）支持原告的判决对被告商标授权确权程序的影响

1.著作权诉注册商标成立对于在后商标注册效力的影响

首先否定被告商标效力。最直接的就是著作权跟商标冲突的问题。专利法2007年以前明确有规定，构成外观设计的在先权利冲突时，要以民事判决的认定为前提，从而对在后的外观设计提出无效请求，台湾地区的商标法也是有这种要求，这主要是指在先专利和著作权情况。

1997年曾经发生过一个著名的武松打虎案【北京一中院（1997）一中知终字第14号】。

在该案中，画家刘继卣的继承人认为山东景阳冈酒厂并未取得刘继卣先生的许可将其武松打虎图用作商标，侵犯了著作权，北京一中院经审理认为，作品继承人起诉“武松打虎”商标注册人侵权，法院没有因被诉商标图案已被注册而拒绝受理，商标公告也不具有法律效力，判决停止侵权，赔偿损失。后来，该注册商标也被撤销了。

这个权利冲突的问题后来也写入了司法解释，也就是侵犯著作权、外观设计等都是可以直接告的。即《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第一款：“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的，人民法院应当受理。”

后来在蜡笔小新案【最高院（2007）民三监字第14-1号】中，双叶社主张恩嘉公司未经许可在产品销售、宣传时非法使用其美术作品属于民事权益争议，应予受理。最高院判决认为，尽管被告拥有商标专用权，双叶社对上述产品销售、宣传等实际使用行为提起诉讼，属于民事权益争议，在符合民事诉讼法第一百零八条规定的情况下，人民法院应当予以受理。最后上海法院判决被告构成著作权侵权。与此同时，被告的商标也因为构成批量抢注被无效。

2.驰名商标诉注册商标成立对于在后商标注册效力的影响

驰名商标司法解释第十一条规定：“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。”

也就是说，驰名商标诉注册商标的，可以直接可以告在后的注册商标。注册商标有没有使用的正面权利？从最前面的著作权和驰名商标可以对抗后面的注册商标的使用来讲，这个使用权利是不存在的，他有的权利只是排斥别人没有经过他的许可使用，但是他自己使用是否合法，得看他有没有侵犯在先权利，包括驰名商标的在先权利。这个在很多案例中驰名商标对注册商标直接行使了这个权利，而且进而无效了在后商标注册。

3.在先商标直接起诉在后商标成立对在后商标注册的影响

问题更直接的就是，到底在先的注册商标能否告在后的注册商标。很早的时候，德国就发生过这种情况，近90年前，德国最高法院明确在先注册商标可以告在后注册商标，但是西班牙法院则认为在后注册商标必须先无效，如果不经过无效程序是没有办法起诉的。欧盟前后发生过三个案例：一是Celaya，涉及在先外观设计诉在后外观设计；第二个是FCI，涉及在先欧盟商标诉在后欧盟商标：第三个是Rossa，涉及在先国内商标诉在后国内商标。欧盟法院的判决都是认为，除非已经懈怠五年不能胜诉外，可以直接起诉在后外观设计或商标。

英国和香港地区虽然认为注册商标是不可诉的，但由于它的针对被告商标的无效之诉总可以向法院提起（澳门地区甚至规定无效之诉只能向法院提起），也就不会出现交叉问题。

我国早期曾有过允许在先注册商标诉在后注册商标的案例（恒升诉恒生案），在该案中，在先商标提起的异议被驳回，在后商标被注册，在先商标直接起诉在后商标。当时还有一个小插曲，商标发生转让以后，受让人觉得异议权也应发生转让，但商标局没有给受让人发异议裁定，他就提起复审，但法院以本来任何人都可以提异议，认定不存在异议权转让的问题，而该受让人没有自己没有提起异议所以无权提异议复审，这个商标就注册了。于是，这个在先商标权受让人就直接起诉，北京第一中级人民法院同意在先商标可以告在后商标，当时判了900万。这个案子二审调解了，没有形成生效的法律判决。

权利冲突司法解释后来明确不能诉，或者说必须先提无效才能诉，这是我们的现状，同时它留了一个尾巴，如果在后的注册商标已经超过商品范围使用了，这个就不属于在后商标的范围了，因此是可以诉的。具体的规定是：原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据《民事诉讼法》第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

我们当时处理过一个案子，就是联邦蜥鳄的案子，他后来使用时把荷花变成一个鳄鱼了，后来苏州法院裁判时考虑到变形使用构成侵权，这种恶意的情节发生了作用，最后荷花商标被无效了。

（二）不支持原告的民事判决对原告商标授权确权程序的影响

1.注册商标起诉未注册商标被认定为恶意或滥用权利的问题

按照欧盟商标法，主诉侵权和反诉无效两个程序需要结合考虑，一般程序是：先到欧盟局无效原告商标的，则欧盟局优先；如果先在成员国法院反诉原告商标无效的，法院也可以审理，但法院也可以要求被告去欧盟局提无效；如果法院决定审理针对原告商标的无效反诉的，则必须事先或至少同时宣布无效才可以驳回主诉，最近的Raimund案中欧盟法院就是这样判决的。而且，2015年新欧盟商标条例取消了单纯在先权利抗辩，即取消了单纯抗辩但不宣告原告商标无效的做法。

不过，有限抗辩的做法在日本是被允许的，也就是说无效只能向行政机关起出，但可以在法院的民事程序中抗辩原告商标不能用以对抗被告的行为。我国台湾地区商标法也有类似规定。

在我国大陆，我们知道，地方法院在民事诉讼过程中不能对原告商标的有效性直接做出有效或者无效的判决。但我们能不能像日本或者台湾地区那样，只能进行抗辩，随后，再提出请求宣告商标无效，再去有关行政部门处理呢？

应该说，歌力思案是一个开端：虽然在判决中没有说商标无效，甚至没有说这个商标权利的问题，仅是指出了“滥用”，但这个案件在后续的无效程序中，直接引用了在民事诉讼中的结果，将其作为判定商标无效的重要因素。虽然说的是权利滥用，但其实在一定意义上可能还是否定了原告的商标效力。还有妙多咖喱、拜耳等案子，是通过反法予以保护的；优衣库系列案件则是全国各地做法不一样。遇到这样的问题，我们该如何来处理？

其实有一部分原因是我们还是希望中央化的集中处理方式，如果各地法院都在判，例如优衣库的案子，在前有了十几个判决的情况下，还有矛盾的判决，这个矛盾怎么办？我们寄希望于法院体系，是否有知产的上诉法院，是否可以仿照巡回法庭的情况，把知识产权法庭再建立一个巡回上诉法庭，是否可以解决这个问题，这个还要涉及到跟各省法院高院的管辖等问题。如果在司法最终能够收口到一个地方的情况下，这个商标权或者是专利权等等经过中央部门授权的权利效力到底是不是可以在法院审理过程中也作为一个选择的可能性，就是可以判它的有效性，也许会好一点。

2.注册商标起诉未注册商标的民事判决中混淆与否的认定会不会预决之后的行政程序？

这里讲一个问题，不完全是恶意注册的问题，但是也涉及到注册程序和侵权程序之间的交叉衔接的问题。欧盟法院在O2案中认为，侵权程序里面的混淆标准和确权程序里面的混淆标准虽然是一个标准，但是在认定过程中要考虑到确权程序里面更多是抽象的认定，因为他有可能这个商标还没有使用，你也不知道他会怎么使用，所以你是用一种更抽象的方式考虑是否会造成混淆，而侵权程序里面的混淆是很具体的考虑，因为使用时会加很多别的东西。

事实上，法国诉新加坡鳄鱼案就涉及到这个问题。民事程序的判决考虑到销售环境、价格、专卖店等各种因素来讲，虽然标志是近似的，但是不会产生混淆。接下来就会有一个问题，单独拿出来的鳄鱼进行注册，会不会由于法院说他不侵权就当然可以注册呢？这个不能划等号，因为注册的时候需要全面的审查，否则一旦注册下来，商标权人就会说我想怎么用就怎么用，我想转让也可以，我想定价一千也可以，我想定价五百也可以，这个就会超出民事判决里面划好的圈了。

第二个问题：授权确权行政程序对民事程序有什么影响

（一）商标行政程序胜诉的案件对接下来的民事侵权案件的影响

首先看看商标法62.3条，这条规定：在查处商标侵权案件过程中，对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的，工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后，应当恢复或者终结案件查处程序。

换句话说，行政不能注册，民事是否一定侵权？这两个程序怎么衔接更合理一些？如果行政程序认为商标因为侵权而不给予注册的话，可能并不意味着民事程序中它一定是侵权的，可能实际使用时有很多具体情况。

刚才提到的O2案，欧盟法院有一个全面的论述：（65）确实，混淆可能性的概念在89/104指令第4.1.b和5.1.b条中是相同的。（66）但是，指令第4.1.b条涉及商标注册申请。一旦商标注册，其所有人有权按其认为合适的方式使用该商标，以便为了评估注册申请是否属于该条款规定的拒绝理由，有必要确定是否存在如果要注册的商标可能被使用的所有情况下都可能与对手的早期商标混淆。（67）相反，在指令5.1.b规定的情况下，与注册商标相同或类似的标志的第三方用户不对该商标拥有任何商标权,而只是临时使用它。在这种情况下，为了评估注册商标所有人是否有权反对该特定用途的使用，评估必须限于适合该用途的情况，而无需调查是否另一种使用相同的标志在不同的情况是否可能引起混淆的可能性。

美国的处理相对比较简单，在美国最高法院B&B那个案子里面，法院认为美国商标上诉复审委员会做的决定就是生效的决定，如果那边说侵权了，那这边就说侵权，那边说不能注册，这边就得说侵权。但是这个判决里面的金斯伯格法官提出一个条件：行政程序里面更抽象，你是抽象判断的，如果有这种性质的判断结果你在民事程序里面可能有所不同，所以她是有条件的赞同最高院的判决。

我们再看看中国的希能案，本案发生了两个程序，一个是注册程序，一个是民事侵权程序，注册程序打到最高法院以后，由于注册商标都是药品，既然都是药品，这个“希能”因为和“悉能”近似被判不能够注册，反过来回到上海法院，到底能不能判侵权？如果侵权怎么来赔偿？被告可能提出我这个是处方药，只是在医院里面输液用的，范围比较小，不会发生混淆，其实现在十几年过去了没有发生误用药品的情况。这个案子凸显的问题就是，即使不能注册，但是也许可以使用。最后，审理民事案件的上海法院考虑到这个还是可能混淆且已被宣告无效了，故被告有恶意，被判赔偿损失。

（二）其他在先权利行政胜诉后对民事侵权案件的影响

此外，依据其他在先权利支持异议或无效的授权确权行政判决对民事诉讼的显然也是影响的，例如已经在著作权、人身权乃至商品化权的行政程序中支持了在先权利人，他当然可以继续到民事程序中主张权利，尤其对很多已经确认的事实，对后面的民事判决显然是有帮助的。

（三）驳回复审领域主动适用诚信条款，没有支持驳回，对在先商标注册行政效力乃至民事程序的影响？

这个问题比较特殊，因为一般说来，主动驳回案件的引证商标当事人不会有机会参与复审乃至行政诉讼程序，即使驳回被判不成立，该在先商标所有人总是可以通过异议或无效程序主张权利，但最近的Popstar案提出了新的问题。

第一个Popstar案是2017年11月17日判决的，在该案中，形式上在先的14763041“消灭星星popstar2及图”引证商标已被宣布无效，法院根据情势变更原则，同意新商标注册。这是通常的做法。

第二个Popostar案是2017年12月29日判决的，在该案中，北京知产法院认为：结合最高人民法院的指导性案例以及诚实信用原则在商标法律适用中的基本精神，恶意注册人的权利滥用行为得到了有效遏制，其主动行为受到了约束，那么通过在商标驳回复审案件中对引证商标恶意注册情形的司法审查，使恶意注册的被动阻碍状态也不复存在，从而使恶意注册商标的实质损害后果得到全面遏制。最终拒绝保护实质无效的商标。这样在先商标的效力和歌力思案件中的在先商标的效力就比较接近了，也就是说被无效的可能性就很大。

第三个问题，授权确权程序中附带民事诉讼程序的效果

《行政诉讼法》第六十条第一款规定，在涉及行政许可、登记、征收、征用和行政机关对民事争议所作的裁决的行政诉讼中，当事人申请一并解决相关民事争议的，人民法院可以一并审理。

关于附带民事诉讼的问题，我们有一个案子最后移送到北京知产法院，涉及到企业名称登记，我们不只认为这个名称不能登记，我们还认为登记行为造成民事损失，我们要求赔偿。目前案件还在审理中，我们也想看一下类似的这种问题看一下对解决恶意注册是否会有帮助。

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