编者按：

2019年9月3日，我中心在第十届中国知识产权年会成功举办君策沙龙：“非正常商标申请”规制的立法与实践。浙江省高级人民法院知识产权审判庭何琼法官在本次沙龙上发表演讲：民事侵权诉讼中对不当取得商标的规制路径。本文经君策中心整理，何琼法官审定并授权，予以发布。

各位嘉宾，各位同仁，大家下午好！感谢君策的邀请，让我能有机会和大家在这里讨论对非正常商标申请的规制问题，我今天演讲的题目是：民事侵权诉讼中对不当取得商标的规制路径。

一、商标司法政策的演变

在2008、2009年时，最高院就通过发布司法解释或司法政策文件的方式对相关问题进行了初步表态。2008年最高院制定的《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》，一方面规定对侵害他人在先企业名称权、著作权、专利权的注册商标，不予保护。另一方面也厘清了实际使用与损害赔偿的关系,降低对未实际使用商标的赔偿责任，从而鼓励商标使用，激活商标资源，防止利用注册商标进行投机取巧。2009年出台的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》也提到对于权利冲突案件，应按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则依法处理，有工商登记等合法形式，但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的，依法认定构成商标侵权或者不正当竞争。当时非常典型的一个案件是最高院（2008）民提字第36号“正野”案，原告有个在先的“正野”字号，被告将“正野”注册成了商标，原告于是起诉被告使用商标的行为构成不正当竞争，最后最高院支持了在先字号的权利人，认为在后的商标虽然被核准注册，但侵害了在先字号的权利，因此不应予以保护。

2011年《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》进一步提出，对于“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的行为，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持。”该条明确了“商标的审查和核准”章节中的相关条款也可以作为民事诉讼中的不侵权抗辩。

根据上述权利冲突司法解释的规定，对于注册商标之间发生争议的案件，原则上法院是不予受理的。这主要是考虑到各地法院对注册商标之间引发的侵权判断可能存在标准不一的问题，从而影响到商标授权确权层面的统一性。而到了指导案例82号“歌力思”案，最高院再审认为：“原告在后注册商标与被告在先字号和在先注册商标的文字部分完全一致，系非善意取得的商标权。”该案中，虽然被告系超范围使用自己的注册商标，因此在形式上不是两个注册商标之间的纠纷，但最高院不仅对原告注册商标系不当取得作出了判断，而且事实依据中包括被告享有的在先注册商标权，因此实质上已经涉及对两个注册商标之间争议的判断。

二、对不当取得商标的规制路径

对于不当取得商标的规制路径，在民事司法层面有以下几种方式。

（一）以滥用权利、违反诚信原则为由不予保护

例如在“歌力思”案中，原告起诉认为被告在钱包上使用“歌力思”的行为侵害其商标权，但被告不仅有在先字号，而且在服装类别上有“歌力思”注册商标，法院以原告违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权，构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。这是侵权事实发生在2011年左右的案子，由于当时的《商标法》还没有规定诚实信用条款，所以最高院用了《民事诉讼法》第十三条关于当事人行使诉讼权利应遵循诚实信用原则的规定。

“歌力思”案浙江高院二审判决是维持原判，此后被最高院改判，是比较遗憾的。因为就在“歌力思”案二审判决两个多月后的（2013）浙知终字第61号“VEROMODA”案中，浙江高院对于类似情形就作出了不同的判决，这也说明要实现司法政策从机械保护注册商标到审查商标权本身实质正当性的转变，需要一个逐渐为不同法官消化吸收的过程。在“VEROMODA”案中，原告在太阳镜类别上注册了“VEROMODA”商标，被告是“VEROMODA”女装品牌的经营者，在服装类别上注册了“VEROMODA”商标，但在销售女装的过程中也在太阳镜上使用了“VEROMODA”，于是原告起诉被告构成侵权。一审法院认为，被告的使用行为超出其注册商标核定使用范围，构成商标侵权。浙江高院则认为，被告在服装上注册“VEROMODA”商标的时间早于被告，且知名度较高，原告在近似商品上注册相同标识不具有正当性，并且原告还注册了很多国外未进入中国市场的女装品牌，实际上同时存在侵害他人在先权利和囤积商标的情况。最终浙江高院以原告违反《民法通则》规定的诚实信用原则为由，二审改判驳回原告诉讼请求。

新近出现的是最高院再审改判的“优衣库”系列案，已被列入2018年年度报告中。这个系列案的原告注册了包括“UL”在内的2000多个商标，然后以被告迅销公司在各地的优衣库门店为管辖连接点，在全国起诉了42个案件。各地法院一共出现了四种判决结果：第一种认为侵权成立并判决赔偿，因为从形态来看两个商标非常接近，商品类别也一样；第二种观点认为侵权成立，但以原告实际使用证据不足为由未支持其赔偿诉请；第三种观点认为原被告商标不构成混淆性近似，因为被告没有攀附意图，在销售时也同时标注了自己的注册商标“优衣库”，相反，原告注册并行使商标权利却具有不正当的意图；第四种观点直接以原告注册及诉讼行为不正当为由，对其商标权不予保护。42个案子四种判决结果，可见法院在处理这些案件时纠结的心态。这批案子发生在2014、2015年期间，大家对商标囤积的危害在认识上还不深入，法院在原告有注册商标，并且注册商标也未侵权他人在先权利的情况下，对原告的商标权一般都是予以保护的。到了2018年，在商标授权确权领域出现了多个以大量囤积商标扰乱注册秩序、损害公共利益为由宣告商标无效的案件。本案原告囤积的包括涉案商标在内的大量商标也被宣告无效。此后，最高院在本案再审判决中认为，原告以不正当方式取得商标权后，意图高价转让给被告，在转让未果的情况下，又利用优衣库门店众多的特点，以基本相同的方式在各地提起批量诉讼，滥用权利，违反诚信，故不予以保护。但这个案子毕竟是商标无效在前，民事判决不予保护在后，对于以后法院在民事侵权案件中能否直接以原告囤积商标为由对其商标权不予保护，可能还是会发生争议。

（二）严格认定混淆性近似

第二种规制方式是在原告权利有瑕疵的情况下，严格把握混淆性近似的标准。这在构成反向混淆的情况下比较常见，因为在不正当囤积商标的情形下，原告实际使用的证据都很弱，这时去起诉一个知名度较高的公司就容易构成反向混淆。例如，在（2016）最高法民再216号“奥普”案中，被告自1995年2月起就在第11类“照明器材”等商品上申请“奥普”系列商标，后核准注册。2001年，“奥普”系列商标被评为杭州市及浙江省著名商标，“奥普”商号被认定为浙江省知名商号。而原告在第6类“金属建筑材料”上的“奥普”商标是2002年3月被核准注册的。此案一审和二审法院都认定反向混淆成立，但最高院认为不构成混淆，理由主要有两部分：一是认为商标权的保护范围和保护强度应该与原告所作出的贡献相匹配，该案中，原告在使用涉案商标过程中，多次因不规范使用商标受到行政处罚或被司法机关认定为不正当竞争行为，其商誉攀附的对象，正是被告已具有较高知名度的奥普电器产品。涉案商标中“奥普”文字的显著性和知名度，实际上来源于被告而非原告自身努力。二是从混淆的角度来讲，最高院认为被诉侵权产品的销售地点为被告正规销售门店，门店之上突出标注其字号及注册商标，产品上也清晰标注了企业名称全称及其关联企业在第6类商品上的“1+N浴顶”等注册商标。结合奥普卫厨公司的在先权利基础，一般消费者凭借上述信息，已足以区分商品来源。我觉得第二个理由是次要的理由，最重要还是第一个原告自身权利基础存在问题。最高院在该案中将原告的保护范围压缩得非常小，严格把握混淆性近似的标准，再结合被告实际使用情况，最终认为消费者不会发生混淆。

在浙江高院（2018）浙民终157号“MK”案中，法院尝试对反向混淆的认定标准予以明确。在该案中，原告取得商标权的行为是正当的，但是并没有通过实际使用建立知名度，后期甚至还出现了有意接近被诉标识的行为。法院认为，在被诉侵权人知名度远高于权利商标的情况下，对反向混淆的认定，也应当适用与正向混淆基本相同的评判规则。即对于显著性弱、知名度低的商标，应将其禁用权限定于较小的范围，否则，就可能导致显著性越弱、知名度越低的商标，越容易构成反向混淆并获得法律保护，而这显然不符合商标法整体的立法宗旨。这一判断规则也能有效遏制不正当获得商标的“权利人”以构成反向混淆为由牟求非法利益的现象。

（三）在先使用抗辩

在先使用抗辩规定在《商标法》第五十九条第三款，这条与第三十二条“以不正当手段抢注他人有一定影响的商标”相比，二者在适用上存在一定区别。后者在适用条件上以商标持有人存在“不正当”抢注行为为前提，若抗辩成立的，则在先使用人没有使用范围等限制。在先使用抗辩不需要以商标持有人抢注为前提，只要求在先使用人的使用时间早于商标申请注册时间，但在先使用抗辩成立的，在先使用人也只能在原使用范围内进行使用，不能突破原使用范围与他人已经注册的商标权相冲突。

（四）未使用抗辩

未使用抗辩不是不侵权抗辩，而是免除损害赔偿的抗辩。如果原告没有实际使用注册商标，那么法院就要尽量压缩其牟利的空间。具体有三种情况：第一种是对于未实际投入商业使用的，但距注册不满三年的情形下，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿，因为在此种情况下，被诉侵权人的获利与原告的损失缺乏因果关系；第二种是没有实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；第三种是权利人无法提供此前三年实际使用证据，且注册已满三年，也不能证明因侵权受到其他损失的，不予赔偿。

（五）滥用商标权应承担民事责任

因他人滥用商标权而受到侵害的一方，还可以变被动为主动，提起相关诉讼维护自身权益。此类诉讼主要有两种案由，一种是因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。例如在浙江高院（2018）浙民终37号科顺诉共利案中，法院认为，被告在知道“CPU”系浇筑性聚氨酯通用名称的情况下，还将之注册成商标，此后不仅对区域内同行业竞争者提起民事诉讼，而且通过行政渠道进行投诉，造成他人损失，应当承担相应的损害赔偿责任。对于损害赔偿的具体数额，应该将他人因为其滥用权利而蒙受的损失全部计算在其，这样才能反过来遏制前端的不正当行为。在这个案件中，原告的损害赔偿请求包括三部分，一是恶意诉讼的应诉费用，包括律师费、公正费、调查取证的费用等；二是因行政投诉而导致的损失，主要是因扣押而导致的货损，以及因货损导致的对第三人的违约赔偿；三是对通用名称的注册商标提起无效宣告产生的费用。法院对上述三部分费用均予支持。

除了恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷之外，原告在条件具备的情况下还可以提起不正当竞争纠纷。例如在杭州中院（2018）浙01民终4546号“确美同”案中，原告对被告滥用通知删除规则扰乱竞争秩序的行为提起了不正当竞争诉讼。

左边的两张图是被告的注册商标，右边的两张图是原告拜耳公司享有在先著作权的作品，用在原告的“确美同”防晒霜上。被告注册左边两个商标后，以商标侵权为由通过电商平台对多个销售“确美同”正品的网店发起投诉，并声称交纳至少五万元人民币就可以撤销投诉。法院审理以后认为，被告恶意注册商标并滥用电商平台投诉机制牟取暴利，构成不正当竞争行为，并判赔70万元。

三、思考与困惑

通过这些案件的审理，我们积累了一些经验，但也仍然存在很多困惑。

首先，法院在民事诉讼中对商标不当取得的审查程度应当如何把握？从理论上来讲，虽然商标权人通过形式合法的商标注册程序获得了注册商标，但这更多的是起到一个公示、公信的作用，这个公式、公信的前提应当是取得商标注册的行为具有合法性。如果商标权人取得注册商标本身就侵害了他人的在先权利，并企图通过商标注册谋取不当利益，那么公示、公信的基础也就不存在了，这类商标也不应得到法律保护。但在民事诉讼中，法院往往有所顾虑，一是法院不像商标授权机关那样有检索平台，在审查商标合法性过程中很难掌握全面的商标授权确权情况，再加上一些被告诉辩能力比较弱，法院查明的事实有其局限性；二是现在有知识产权管辖权的法院比较多，浙江就有33个基层法院有管辖权，对于疑难复杂的商标案件，不同法院的裁量标准难免存在差异，对同一个商标的实质合法性判断也可能出现不同，法院与商标授权确权结果之间也可能出现冲突。所以，法院在否定某个商标的可保护性时会特别谨慎，有时甚至显得保守。但是无论如何，我们从一个个案件审理中一步一步走来，随着司法政策和司法实践的发展，商标民事案件的审判理念也在不断解放和更新。针对不同的案件，何种情况下构成权利滥用，何种情况下不构成混淆性近似，何种情况应当中止审理等待商标授权确权结果？怎么把这些裁量标准统一起来？这都是法院今后需要进一步探索的方向。比如奥普案，最高院虽然也觉得原告的奥普商标是不正当取得的，但是并没有直接认定权利滥用，而是认为不构成混淆性近似，当时是基于什么考虑，是不是基于个案的复杂程度、不正当性的显而易见程度？

其次是刚才在分析优衣库案时提到的，法院在民事诉讼中能否直接以原告囤积注册商标并起诉他人侵权为由认定权利滥用？我个人觉得，法院审理这类案件的切入点不在于囤积行为本身，而在于原告到底有没有滥用权利。法院仅仅以原告持有大量商标为由而不予保护，在说理上肯定是不充分，还应当考虑涉案商标注册时间、与原告经营的关联性、有无实际使用、行使诉权的具体方式是否正当等因素，综合判断是否构成权利滥用。

最后是受让取得的商标系他人囤积，受让人的商标权是否应当受到保护的问题。这在商标授权确权领域也还有争议。我觉得，如果受让的商标也是用来买卖的，那么受让人也不应予以保护。但如果受让而来的商标确实是受让人自己用于正常生产经营活动的，如果说仅仅是因为受让人不够谨慎从囤积人手上购买了商标就构成权利滥用，这个理由是不充分的，所以我觉得不能认定这种情况构成权利滥用。

总的来说，虽然司法实践在不断进步，但是还有很多问题需要共同的解决，我们的民事司法理念要调整，要回应现实需求，但又不能走得太快太急，要时刻关注调整后的新情况、新问题。谢谢大家！