编者按：2017年11至12月，我中心先后在南京、上海、广州、深圳、北京和苏州等地举办了不同主题的知识产权沙龙或论坛活动，现将陆续发布嘉宾演讲稿件，供广大知识产权人士交流学习。

今天，发布稿件为“君策（广州）沙龙：商标侵权案件审判实务”上广东省高级人民法院知识产权庭邱永清副庭长的演讲：“商标审判难点、热点问题（一）”。

PS：所发布稿件均由我中心编辑整理，并经演讲者审定，授权予以发布。再次感谢所有活动受邀嘉宾和广大参与者对我中心一直以来的帮助和支持！

我想跟大家主要分享四个方面的问题：一是商标与商标权，二是商标侵权判断，三是商标权利限制，以及其它问题。

一、商标与商标权

首先说一下商标和商标的功能。为什么讲ABC的东西？实际上这些ABC的东西，它在很多时候，在我们审判案件的时候很容易忽略它，但正是这些东西在我们处理一些所谓疑难案件的时候，这些最基本的原理往往发挥着重要作用。我们做出的判决一定不能背离了这种制度的精神。

其次，商标是干什么的？商标就是区分商品或服务的一种标识，商标的功能主要有这三大功能，就是区分商品服务来源的功能，这个功能是所有商标都有的最基本的功能。第二个就是商品和服务的保证，第三个是表彰和广告功能，后面两个可能更多的是在我们著名的驰名商标概念中产生的。为什么要说这个呢？等一下我们可以看到在我们贴牌加工这一类的案件里面，可能就会涉及到这些问题。

再说一下商标侵权的危害和我们专利和版权的区别。这几年来，在我们的案件审理工作中，越来越感觉到，商标的侵权和版权、专利案件，是有区别的。如一项专利技术，把它付诸实际能用的，这种技术方案从某种意义上来说，它给这个社会带来了更多的是一种正能量的积累、先进技术运用。当然对权利人来说，它是有损害的，但是对于整个社会来说，先进的东西得以运用，某种意义上来说，它是一种财富的积累，当然是不是正能量是要打问号。再如版权，优秀的作品得以传播，它也许损害了权利人的利益，但是可能从公众角度而言，在某种程度上又是获益的。但是，就商标而言，除了损害了商标权人的利益，它可能还损害了公众的利益，老百姓去买东西，买了假冒伪劣产品，因此，它的危害性往往相较于专利和版权可能都要大。所以，在我们审理的案件中，进行自由裁量的时候，我们会考虑恶意这个因素，对于商标侵权中，含有恶意侵权，我们可能在承担责任上会加重一些。

最后说一下商标权的法律属性。商标权包括了这两类，一个是专业权，一个是基础权。商标权的绝对性主要表现在专用领域，在核定商品上使用核定的商标，这个是绝对它专用的，绝对强保护，不考虑混淆的问题。商标法修改之后，相同的情况就考虑混淆了。商标权的弹力性表现在它排斥的领域，这种排斥领域就指商标的标识近似和商品的类似这一部分。如何判定类似商品呢？它是带有很大的弹性，商标的知名度不同，它对类似商品有影响，当然商标标识的近似性判断，它也是一个弹性的空间，这个就是商标权的弹性功能。这是商标权的两个特性。

另外，关于商标权的地域性，商标权的获得是按照所属国家法律获得的；商标权的保护是以各国国内法为基础。在商标权保护中，地域性是基本原则，但要适当考虑全球化因素。特别是在经济全球化的互联网时代。如，未在中国注册的国外驰名商标的保护。

二、商标侵权判断

我们主要有三个方面的问题需要探讨：

第一个是商标性的使用，可能在我们很多裁判的时候，以前都忽略了这个因素，因为人家一告它，基本上都是商标性使用。

第二个就是商品、服务的类似，类似是怎么把握的？它有没有一个规则？

第三个就是商标的相同、近似问题。

商标的侵权大概分为这三类：

1、以混淆为基础的侵权，这一类侵权应该就是指最基本的商标性使用，是以混淆为基础的侵权。

2、以联想、淡化（包括弱化、丑化）为基础的侵权（驰名商标，国内注册（跨类混淆和淡化），未注册（混淆），特别是驰名商标的保护问题。

3、其它侵权，销售、协助、反向假冒等等这些方面的侵权。

（一）商标性使用

第一个问题，即商标性使用。什么是商标性使用呢？我们先看一个案例。

案例1，LV案。这个案例是路易威登公司告了上海两个房地产开发商，称其擅自在户外的广告中使用LV注册商标，告房地产开发商侵权。我们看此处是如何使用的？在一个大的地产公司户外广告上，一个女郎拿着一个包，大家可以看得很清楚，这个包上有LV的标识，权利人因此向法院起诉，起诉侵犯了它的LV商标权。我们看看法院最后的判决——不构成商标侵权。理由是什么呢？法院认为被告行为不是商标性使用。我们想一想，地产公司是卖什么的？它所售卖的商品是房子，在这个广告中的“LV”，“LV”是不是识别它房子的商品？这个房子是“LV”牌的房子吗？不是。所以认为被告尽管在商标上使用了“LV”，但它不是作为它商品的来源，所以法院认为这种使用不是商标性的使用，最后判决不侵权。此处回到了最基本的这些问题，在法院裁决案件中判断是否为商标性使用是很重要的。

案例2：“索爱”的商标案，某主体注册了一个索爱商标，索尼爱立信公司说损害了它的商标权利，要求不予注册。无论是作为未注册商标的简称，还是作为企业名称或者知名商品特有名称的简称，其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为，且该标识已能够识别其商品来源。在争议商标申请日前，索尼爱立信公司并无将争议商标作为其商业标识的意图和行为，相关媒体对其手机的相关报道不能为其创设受法律保护的民事权益。索尼爱立信公司关于争议商标的注册损害其在先权利的再审理由不能成立。    

案例3，“伟哥”商标案，大家可以看看，这是最高院的一个案例，左边是辉瑞公司注册的一个商标，就是一个蓝色的菱形立体商标，右边这个图就是被告生产的也是这种的，它的药品，也是蓝色立体的药片，但是大家注意一下它这个药片是装在盒子里面，这个盒子对外是不透明的。现在辉瑞公司就要告它，说你侵犯了我的商标权，我的蓝色立体商标，你现在跟我是一样的，所以你构成侵权。一审法院判决认定为侵权，二审法院认定不侵权，向最高法院申请再审，最高法院认为被告生产的药片，这个商标和原告的商标确实是非常近似的，但是它说这种药片的包装放在不透明的材料中，它的颜色和它的形状，因为颜色和形状是原告商标所要保护的范围，并不能起到标识性来源和生产者的作用，不能认为它是商标性使用，因此不构成侵权。我们看到这里面，到最后最高院的判决也是认定了它不是商标性使用，它不能发挥识别商品来源的功能，所以认定为不构成侵权。

当然这个案件也有人认为这个属于售后混淆，对于售后混淆，目前我们司法上还是没有采取这种混淆的标准，我们现在最高法院因为商标法的修改之后，导致原来的司法解释很多方面要做一些调整，最高法院正在制定相关新的商标侵权的司法解释，大家在讨论过程中，对于这种售后混淆是没有作为商标侵权来对待。

现在跟大家说一下贴牌加工的问题，这里面也是一个争议非常非常大的问题，至今都有争议，我把它整个梳理了一下，我们商标侵权这一块对于贴牌加工是怎么样认知的，包括有些什么变化过程，大家将会比较清晰地了解。现在这个贴牌加工争议非常大，一种认为侵权，一种认为不侵权，法律确实对这个东西没有明确规定，并且贴牌加工是和知识产权的一些政策的调整和经济发展是非常密切的，可能现在我们认定的这种贴牌行为不是侵权，过一阵子，假如中国的品牌都很厉害了，那也有可能这在侵权判断这一方面，可能也会跟着调整。任何一个知识产权政策和法律都不是一成不变的，它是跟国家的产业结构、经济发展关系是非常密切的，这一点我们是深有感触，在很多东西上的看法，都是有一个变化的过程。

我们先看一下广东对于贴牌加工的侵权判断的整个过程，也就可以看出这个商标性的使用在我们商标侵权的认定起了非常非常重要的作用。广东对于贴牌加工这一问题主要是分为三个阶段，因为我们都知道广东的贴牌加工是很多的，尤其我们珠三角原来很多都是三来一补的企业。

我们先说一下第一阶段，都认定这种行为是侵权的，有两个比较典型的案例，第一个是耐克案件，这是个民事案件。耐克案件是怎么回事呢？可能大多数人应该有所了解，耐克有美国耐克和西班牙耐克，美国耐克在中国注册了耐克商标，西班牙耐克就委托了浙江的公司生产了一种滑雪衫，这个滑雪衫用的是耐克的商标，全部出口到西班牙，美国耐克就在深圳海关申请扣留了这批货物，随后美国耐克公司就向深圳中院起诉，深圳中院就判了这个行为是构成侵权的，后来这个案例上诉到广东高院，但是这个案件上诉之后它没交上诉费，后来这个案件就按撤诉处理了，一审就生效了，这是耐克的一个案例。

再有一个行政案件，是佛山市鸿信公司的案件，它也是被广州海关给扣了，扣了之后，海关直接就认定这个是侵权的，给它做出了行政处罚，没收了，罚款两万元，这是在2005年的时候。随后当事人不服，向广东中院进行行政诉讼，广东中院一审维持了海关的处罚，认为海关处罚是对的，二审就到我们广东高院，维持了一审的判决，意思就是说认可了海关的行政处罚，认为它是属于侵权这样的事实，当然这个行政案件当时在我们行政庭，不像我们现在搞三合一，在我们知识产权庭。

从这两个案件可以看出，在民事案件和行政案件里，以前行政执法机关都认为这种贴牌加工的行为是商标侵权的，这是最初的阶段。广东对于贴牌加工的行为的认知都是这样的。这两个案件判完之后，社会影响非常强烈，在很多媒体当中报道，对这种判决都是非常不认可的，因为我们珠三角有大量的贴牌加工企业，我们辛辛苦苦地挣了一点加工费，后来都判赔给权利人了，对我们这个产业的影响非常大。

出现这些情况以后，我们又做了一些反思，我们第二阶段反映到我们裁判的时候，有保留地认定不侵权，这一阶段不是说全部不侵权，但是有保留地认定不侵权。在司法实践中不宜将涉外定牌加工行为一概认定为侵权或不侵权，而应区别案件的具体情况予以处理。

如鳄鱼恤公司诉江门台山利福服装有限公司商标侵权案，鳄鱼恤公司是一个英文单词，Crocodile，鳄鱼的此商标的权利人。利富公司使用的商标是下图的，即一个英文单词加鳄鱼这样一个形状的商标，它也是在拱北海关出口的时候，被拱北海关查扣了，鳄鱼恤公司就认为利富公司贴牌加工生产的商标，构成了对鳄鱼恤公司在海关总署备案的“Crocodile”商标专用权的侵害，扣留了一批货物，随后鳄鱼恤公司向珠海中院起诉，要求停止侵权，赔偿损失。这个案件，我们刚才也看了，它的商标，一个是英文，一个是英文+图形，实际上识别主要部分还是一样的，但是它又多加了一个鳄鱼图形。对于这种情况，一审就判利富公司这种行为侵权，赔偿30万，二审判决撤销了一审判决，驳回了鳄鱼恤公司的诉讼请求，理由是什么呢？因为，当时考虑到社会上对于我们判决这种反应和整个广东的产业结构的一些情况，改判的理由是认为是否商标侵权要考虑到产品的来源和误认，是不是和注册商标、商品有特定的联系等因素。因此，认为这两个商标还是不相同的。还考虑到它的商品全部出口到国外，以及相关公众的定位、误认和混淆，权利人在中国的市场份额不会被挤占，所以最后综合考虑这些因素就认定了不侵权。

如上是第二阶段，即有保留地认定不侵权。实际上我们要找两个商标，如果不是一模一样的，有一些不同，我们就把不同的内容放大一些，最后再找一个理由，就认为它不是商标侵权。如果这个阶段，商标全都是一模一样的，那我们可能还是认为是侵权的，这是第二阶段，反映了法院对这类问题的认知已经发生了变化。

第三阶段，就是通通认为这不是商标性使用，不构成侵权，下面有一个最典型的案例，这个案例是江美峰诉长林五金制品厂商标侵权案，这个案件的案情是什么呢？

被告贴牌的商标和原告的商标是一样的，它的产品销售出口到国外，他经过工商局的查处认定侵权，并且他在出口的时候被珠海的拱北海关给扣押了，就是商品的商标相同，被行政执法部门查出了，最后在这种情况下向法院提起了商标侵权诉讼。珠海中院一审判决认为，长林公司未经注册商标专用权人许可，在其生产的产品上使用与涉案商标相同的产品标识的行为侵害了江美峰的合法权益，构成商标侵权。二审法院则认为长林公司的被诉行为不属于商标性使用，不构成侵害江美峰注册商标专用权，无需承担赔偿责任。二审改判当时考虑了很多因素，主要是从这几个方面来考虑的：第一，涉外定牌加工行为不损害注册商标的识别性功能。涉外定牌加工中，加工方将产品全部交付给委托人，并不在中国境内销售，因此不可能在中国境内市场上造成混淆，不会对境内商标权人的利益造成损害。第二，涉外定牌加工行为不属于商标性使用。涉外定牌加工行为中，加工方按照定做方的要求将商标贴于加工产品上，仅属于加工行为，加工方并未销售加工产品，相关产品在我国境内并未投入流通领域或实际使用，不构成商标法意义上的商标性使用。第三，涉外定牌加工行为未产生损害结果或损害可能性。从侵权行为的构成要件来看，涉外定牌加工行为欠缺产生损害结果或损害可能性这一构成要件，不应认定为商标侵权行为。

我们判完之后，还有很多其它的法院对于贴牌加工行为，到底是不是商标使用，还是有不同的认识，法院在判决上各种判决都有，后来最高法院明确表态，即“PRETUL商标案”：原告莱斯公司在注册了“PRETUL”商标，是该商标权人。墨西哥储伯公司在墨西哥等多个国家注册了“PRETUL”商标，储伯公司委托亚环公司生产制造贴有“PRETUL”商标的挂锁，莱斯公司向宁波中院起诉，要求停止侵权，赔偿损失。一审宁波中院判决侵权；二审浙江高院判决侵权；最高法院提审，改判不侵权。理由是：贴牌不能发挥商标的识别商品来源，不属于商标性使用，不侵权。但是，这个问题直到现在仍有争议。

我们随后也发生了一些案件，对于是不是贴牌加工行为，是不是都是不侵权的，目前国内有两种标准：一类就认为这种行为不属于商标性使用，通通不侵权；第二类标准属于委托加工类，受托加工的企业，你有没有尽到合理的审查义务，如果说你尽到了，那你就不侵权，如果没尽到，你就可能侵权。国内有两类的这种标准和观点。

如上案例1是江苏的一个案例，东风柴油机“东风”商标的问题，因为上海柴油机厂持有“东风”商标，这个商标是驰名商标，江苏佳金公司接受印尼公司的委托，贴牌加工生产了东风商标柴油机产品，全部出口印尼。一审常州中院认为不属于商标性使用，不侵权。二审江苏高院改判，其认为这个案件中，受托加工方没有尽到合理的审查义务，因为东风是驰名商标，所以这个行为构成侵权，因为侵权产品因全部出口，造成的损害不大，所以只赔偿10万元。最高法院提审了这个案件，但是最高院一般他提审的案件，基本上都是不认可他的，他不认可，才会提审，这是一般的一个规则。

案例2是匹克商标贴牌加工案件，福建匹克公司的PEAK商标是驰名商标。美国公司也注册了 Peak  season这个商标，委托国内的企业贴牌加工生产产品出口，一审浦东法院判决，认为不是商标性使用，不侵权。在二审中，上海知识产权法院则认为受托加工方没有尽到合理审查义务，考虑到侵权的产品全部出口，所以造成损害不大，因此只判了赔偿两万元。

由此可以看出，无论是东风案还是匹克案，他们遵循的审查标准就是从审查义务，受托方有没有尽到合理的审查义务这个角度来讨论的。我们前面都讲的是非商标性使用来考虑的，所以国内目前对于贴牌加工类，到底是从哪一个标准来掌握审查的，国内目前有这两种标准。

现在的贴牌加工，我们把情况也梳理了一下，大概有这么几种情况，根据被告的情况分为三种，第一类就是委托加工方，境外的商标权人有商标权；第二类是在国外申请有版权登记的，没有商标权，委托国内加工；第三类是什么权利都没有，直接就委托国内企业加工生产，然后全部出口到国外。

这三类情况是不是要统一对待？都是认为贴牌加工这种行为都不是商标性使用，还要区别对待，现在可能还要做一些探索。

目前我们的做法，最保守的做法，分为两种，两种标准都考虑，一个是非商标性使用，一个是受托方有没有尽到合理审查人的义务，我们认为这种行为不构成侵权，这个是最稳妥的，也是我们跟最高法院交流的时候，他们认为如果这两种都符合的话，那可能就是最安全的。

（待续）