——索菲亚家居股份有限公司诉吕小林、尹丰荣、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司侵害商标权及不正当竞争上诉纠纷案评析

作者：浙江省高级人民法院知识产权庭审判员   何琼

【裁判要旨】

一、权利人就同一标识在不同商品类别上注册多个商标，其中未实际使用的防御性商标与被诉侵权商品类别相同，而知名度很高的商标与被诉侵权商品类别既不相同亦不类似，在此情形下，权利人有权选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的司法救济。

二、《商标法》第十四条规定的认定商标驰名的几项因素并非缺一不可，如果考虑部分因素即足以认定涉案商标驰名的，就无需机械地一一考虑其全部因素。

【案号】

一审：杭州市中级人民法院（2015）浙杭知初字第750号

二审：浙江省高级人民法院（2016）浙民终794号

【案情与裁判】

原告（二审上诉人）：索菲亚家居股份有限公司（简称索菲亚公司）

被告（二审被上诉人）：吕小林

被告（二审被上诉人）：尹丰荣

被告（二审被上诉人）：南阳市索菲亚集成吊顶有限公司（简称南阳索菲亚公司）

2015年8月20日，索菲亚公司以嘉兴市司米集成吊顶有限公司（以下简称司米公司）、南阳索菲亚公司侵害其对驰名商标“索菲亚”享有的商标权并实施不正当竞争行为为由诉至法院，请求判令：司米公司、南阳索菲亚公司立即停止商标侵权及不正当竞争行为，停止使用并注销www.sofyell.com域名；南阳索菲亚公司变更企业名称及微信公众号名称；司米公司、南阳索菲亚公司共同赔偿索菲亚公司经济损失及维权支出的合理费用100万元；司米公司、南阳索菲亚公司在《中国知识产权报》及“新浪家居”网站上刊登致歉声明以消除影响。

一审审理查明：2003年，索菲亚公司的前身广州市宁基装饰实业有限公司经受让取得并开始使用第1761206号“索菲亞”商标，核定使用商品为第20类“餐具柜；非金属门装置；家具；家具门；家具用非金属附件；镜子；衣帽架（家具）”。2012年，该商标注册人变更为索菲亚公司。2011年至2016年，该商标先后被认定为广州市著名商标、驰名商标。索菲亚公司通过多种形式对“索菲亞”品牌进行宣传，并曾聘请明星舒淇为其产品广告代言人。2014年，索菲亚公司经核准注册第4287169号“索菲亞”商标，核定使用商品为第6类“金属门（滑门、拉门）；金属门；金属隔板；金属门板；金属建筑挡板”。索菲亚公司的官方网站为www.suofeiya.com.cn，sogal.com.cn。

司米公司、南阳索菲亚公司的股东均为吕小林、尹丰荣。2015年，吕小林经核准注册第14504404号“sofyell”商标及第14504405号“sofyell”商标，核定使用的商品分别为第11类、第6类。

司米公司、南阳索菲亚公司在“sofyell.com”网站、涉案微信公众号以及哈尔滨实体店的门头上使用了与涉案商标相同或近似的“索菲亞”或“索菲亚”标识。此外，司米公司、南阳索菲亚公司还将与索菲亚公司舒淇形象代言照片相同的照片在其网站上进行发布，并标明舒淇为其产品代言人。

一审法院认为：1.关于商标侵权：被诉侵权产品系集成吊顶，其中所含的吊顶模块与电器模块分属第6类和第11类商品。索菲亚公司主张对注册在20类商品上的第1761206号“索菲亞”商标进行跨类保护，但其在第6类商品上亦注册了第4287169号“索菲亞”商标，完全可以后一商标为基础主张权利，故在本案并无必要对第1761206号“索菲亞”商标是否驰名作出认定。并且，第1761206号“索菲亞”注册商标虽具有较高知名度，但索菲亚公司未提供该商标受保护的记录以及该商标在国内享有极高市场声誉的证据，故即便有必要认定第1761206号“索菲亞”注册商标是否驰名，现有证据也不足以证明该商标在被诉侵权行为发生时已经驰名。2.关于不正当竞争：司米公司、南阳索菲亚公司将与索菲亚公司舒淇形象代言照片相同的照片在其网站上进行发布，并标注含有“索菲亚”文字的标识，且标明舒淇为其产品代言人，构成虚假宣传。南阳索菲亚公司擅自将“索菲亚”登记为企业字号并在网页及微信公众号中进行商业使用，构成对索菲亚公司企业名称权的侵害。

一审法院于2016年7月4日判决：1.司米公司、南阳索菲亚公司停止实施不正当竞争行为；南阳索菲亚公司停止在企业名称中使用“索菲亚”字号；2.司米公司、南阳索菲亚公司共同赔偿经济损失（包括合理支出）20万元；南阳索菲亚公司赔偿经济损失（包括合理支出）10万元。

一审宣判后，索菲亚公司不服，提起上诉。

二审审理过程中，浙江省高级人民法院查明司米公司已于2016年核准注销登记，故变更该公司股东吕小林、尹丰荣为被上诉人。

二审法院认为：商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则其合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。本案第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标，因未经长时间实际使用，显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱。索菲亚公司以第1761206号“索非亞”商标主张权利系对其商标权的正当行使，因该商标的核定使用商品类别为第20类，与被诉侵权产品不属于相同或类似商品，故在权利人请求跨类保护的情况下，法院有必要对涉案商标是否驰名作出认定。索菲亚公司虽未提交涉案商标受保护记录，但《商标法》第十四条规定的驰名认定因素并非缺一不可，如果考虑部分因素足以认定商标驰名的，就无需机械地一一考虑其全部因素。本案中，结合相关商品的销售情况、涉案商标的使用时间、宣传情况、市场声誉以及其他相关事实，索菲亚公司提交的在案证据足以证明涉案商标在被诉侵权行为发生时已处于驰名状态。司米公司、南阳索菲亚公司在知晓涉案商标的情况下，仍然使用与之相同或相近的标识，主观上存在攀附的恶意，客观上足以导致混淆，减弱了驰名商标的显著性，贬损了驰名商标的市场声誉，构成商标侵权。

二审法院于2017年3月15日改判：1.吕小林、尹丰荣、南阳索菲亚公司立即停止实施商标侵权及不正当竞争行为，南阳索菲亚公司立即停止在企业名称中使用“索菲亚”字号；2.吕小林、尹丰荣、南阳索菲亚公司在“新浪家居”网站刊登声明消除影响；3.吕小林、尹丰荣、南阳索菲亚公司共同赔偿经济损失（含合理支出）50万元，南阳索菲亚公司赔偿经济损失（含合理支出）10万元。

【法官评述】

驰名商标保护制度的本意在于给予高知名度商标以高强度保护，实现驰名商标的跨国界保护和跨商品类别保护。在司法认定驰名商标时，既要防止认定标准过于宽松导致驰名商标泛滥的现象，也要避免矫枉过正导致商标权人合法权益无法得到有效保护的情况。

在我国驰名商标保护制度设立后的一段时期内，由于制度的不完善性和理解上的误区，在驰名商标司法认定实践中出现了种种异化现象——驰名商标被“政绩化”和“荣誉化”，导致地方政府重资奖励，企业则不惜费时费力甚至通过不正当手段追逐，甚至有的当事人通过虚假诉讼“制造”驰名商标。这些现象在社会上引发了争议，也给司法认定驰名商标制度带来了负面影响。为有效应对上述问题，增强司法认定驰名商标的权威性和公信力，最高人民法院在2009年相继发布了《关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知》（法〔2009〕1号）和《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕3号，以下简称《驰名商标解释》），前者从程序上建立了涉驰名商标案件的集中管辖制度，后者则从实体上统一和规范了司法认定驰名商标的标准，确立了被动认定、个案认定、事实认定和按需认定原则。上述司法解释施行之后，各地法院对驰名商标严格把关、慎重认定，逐步恢复了驰名商标司法认定的立法本意和司法秩序。但在强力纠偏的同时，在个别案件中也出现了标准过严、矫枉过正的情形。本案就是其中的一起典型案件，主要涉及如何正确理解按需认定原则和如何正确把握“驰名”标准这两大涉驰名商标案件审理中的重要问题。

一、涉驰名商标侵权案件审理中的按需认定原则

（一）按需认定原则的内涵

商标驰名与否是案件审理中的一个事实问题，在当事人明确提出涉案商标系驰名商标的事实主张时，法院应当首先考虑该事实主张与原告诉讼请求之间的关联性。具体而言，根据请求权基础理论，原告的诉讼请求只有在满足请求权基础规范的构成要件时才能得到支持，如果商标驰名的事实属于请求权基础规范中的要件事实，能够直接影响请求权的成立与否，那么法院就有必要对商标是否驰名进行审查；反之，如果商标驰名不属于要件事实，不直接与请求权成立与否相关联，就没有必要审查商标是否驰名。比如，在当事人仅将商标驰名作为其主张高额法定赔偿理由的案件中，商标驰名与否并不是该类侵权案件的要件事实。法院在确定法定赔偿数额时，确实应当将商标的知名度作为一个重要的考量因素，但是并无必要对该商标是否驰名作出定性。在权利商标确实具有较高乃至极高知名度的情况下，即使不认定商标驰名，法院也会根据商标知名程度的事实给予相对较高的赔偿。

其次，根据《驰名商标解释》第三条第一款第二项的规定，即使商标驰名与诉讼请求存在关联性，法院也还要进一步审查请求权成立的其他要件是否已经得到满足。在不符合其他要件的情况下，可以直接驳回原告诉讼请求，不需要再对驰名事实作出判断；如果其他要件均已满足，那么就要继续审查商标是否驰名，以便最终确定原告的诉讼请求是否能够得到支持。据此可见，商标驰名与否在法院判断各项要件事实是否成立的审查顺序中排在最末位。而一般而言，法律法规对于要件事实的审查顺序并不会刻意进行规定，在此类案件中作此规定，也恰恰体现了最高人民法院在当时驰名商标泛滥的大背景下，迫切要求各级法院严格审查、慎重认定的司法态度。

（二）有必要认定驰名商标的案件类型

根据按需认定原则，可以对有必要判断商标驰名与否的案件类型进行框定。《驰名商标解释》第二条已经对此类案件类型作了列举，包括：1.权利商标核定使用的商品类别与被诉商品不相同也不类似，当事人请求给予跨类保护的商标侵权诉讼；2.权利商标未在中国注册，当事人请求给予跨国界保护的商标侵权诉讼；3.以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的商标侵权或者不正当竞争诉讼；4.原告以被诉商标的使用侵害其注册商标权为由提起民事诉讼，被告以该注册商标与其在先未注册驰名商标相同或近似为由提出抗辩或者提起反诉的。

（三）同类商品上的注册商标是否必须被优先援引

本案权利人拟援引的权利商标的核定使用商品类别与被诉商品既不相同也不类似，本属于上述第一种涉及商标跨类保护的案件类型。但一审法院在审理中查明，权利人不仅在非同类商品上注册了“索菲亚”商标，而且在同类商品上也注册了形态相同的“索菲亚”商标。在此情形下，对于是否需要认定商标驰名出现了两种不同意见。一种意见认为，原告应当以同类商品上的注册商标作为权利依据，没有必要再舍近求远地援引非同类商品上的驰名商标进行跨类保护。另一种意见认为，援引不同商标主张权利所产生的诉讼效果并不完全相同，原告有权利选择对自已最有利的商标作为权利基础。

一审法院持第一种意见，二审法院则采纳了第二种意见，对一审判决进行了改判。采纳第二种意见的具体理由包括：1.按照我国民事诉讼法的处分原则，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利，包括选择有利于自己的权利基础并主张相应的权利事实。在法律法规并未禁止当事人行使相关选择权的情况下，限制当事人的此种处分权缺乏法律依据，法院不能仅仅为了避免认定驰名商标就作此限制。2.援引不同商标主张权利所产生的诉讼效果大不相同，不允许当事人选择权利基础将难以使商标权人的合法权益得到充分有效的保护。在本案中，注册于同类商品上的商标实际上是防御商标，并未被实际使用，如果原告以此作为权利基础，不仅无法获得较高的判赔额，而且还可能面临被告主张的三年未使用抗辩。3.不允许当事人选择权利基础，将置注册防御商标的权利人于不利境地。如果原告未注册防御商标，尚可依据实际使用的商标提起诉讼，而在其注册防御商标的情况下，却不能选择以实际使用的主商标提起诉讼，显然不符合法律伦理和法律逻辑。

如果换一种情况，原告经营领域广泛，同时使用多个注册商标，其中一个商标的商品类别与被诉商品相同或类似，原告却援引另一商品类别不相同也不类似的商标主张权利，此时法院是否有认定商标驰名的必要。个人认为也未尝不可。第一，如前所述，当事人有处分权，在当事人未主张同类别商标的情况下，法院自行替当事人主张有违基本的诉讼原则，而且如此操作，意味着法院需要在涉及驰名商标认定的案件中主动查明权利人每个注册商标的情况，徒增司法工作量，且可操作性差。第二，社会环境和司法水平与需要严格规制的驰名商标异化时期已经不同，一方面，在没有异化激励的情况下，理性的当事人不会作出对已不利的选择，其选择总是基于一定的理由，另一方面，即使个别地出现了这种情况，法院通过审慎查明事实及正确适用法律，也不会对驰名商标制度造成不利影响。法院如果认为当事人主张的权利商标不驰名，或者不足以跨类至被诉产品上的，可以依法作出不侵权的认定；相反，如果确实驰名且在跨类保护范围内的，即可作出侵权的认定。因此，一般而言，当事人应有权选择自己的权利基础，除非系出于非法目的等原因。

二、认定商标驰名与否的标准

（一）认定商标驰名的考量因素

根据《商标法》第十四条第一款之规定，认定驰名商标应当考虑相关公众对该商标的知晓程度，该商标使用的持续时间，该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围以及该商标作为驰名商标受保护的记录等因素。对于在审查时应如何考量上述诸因素，存在不同的理解。一种观点认为，这些因素均是认定商标驰名不可或缺的要件，只要有一个要件不能满足，就不能被认定为驰名商标。另一种观点认为，该规定只是指导法院在审查中对这些因素予以考虑，但并不意味着这些因素均是不可或缺的要件。对此，《驰名商标解释》第四条已经做了明确规定，即“人民法院认定商标是否驰名，应当以证明其驰名的事实为依据，综合考虑商标法第十四条规定的各项因素，但是根据案件具体情况无需考虑该条规定的全部因素即足以认定商标驰名的情形除外。”

在本案中，一审法院认为原告未提交关于涉案商标受保护记录的证据，故现有证据尚不足以证明涉案商标已属驰名。对此，二审法院认为，《商标法》第十四条规定的几项因素并非缺一不可，如果考虑部分因素即足以认定涉案商标驰名的，就无需机械地一一考虑其全部因素。尤其是“该商标作为驰名商标受保护的记录”，如果将该因素作为认定商标驰名必需具备的条件，则此前未经司法或行政程序被认定为驰名的商标，即使已为相关公众所熟知，也无法在诉讼中被认定为驰名商标，这显然不利于保护商标权人的利益，也有违驰名商标认定标准之立法本意。

（二）正确理解“驰名商标受保护记录”的时间节点

实际上，本案原告也并非未提交涉案商标作为驰名商标受保护的记录。其在一审中提交了国家工商行政管理总局商标评审委员会于2016年2月4日作出的商标异议复审裁定书，裁定书认定涉案商标在被异议商标申请注册前（即2011年6月10日前）已构成使用在家具商品上的驰名商标；此外还提交了该委于2015年12月31日发布的《关于认定索菲亚家居股份有限公司等企业2件商标为驰名商标的通报》，通报认定使用在第20类家具商品上的涉案商标为驰名商标。对此，一审法院认为，上述认定时间均在原告起诉之后，也即在被诉侵权事实发生之后，故不具有证明效力。然而，在此类纠纷中，应当考虑的时间节点是涉案商标在被诉侵权行为发生时是否驰名，相应地，对于“该商标作为驰名商标受保护的记录”这一因素，应当审查的重点是相关记录中该商标处于驰名状态的时间，而非司法机关或行政机关作出认定的时间。在上述第一份记录中，涉案商标构成驰名的时间节点远早于索菲亚公司第一次公证保全被诉侵权行为的时间（2015年6月29日）。第二份记录的认定时间虽然略晚，但知名度的形成和累积本来就是一个持续渐进的过程，故这两份记录可以共同证明涉案商标在被诉侵权行为发生前后的时期内具备很高的知名度。