编者按：

2018年9月2日，我中心在2018中国国际商标品牌节之中国商标年会上成功举办了第四届君策论坛：规制商标恶意注册民行程序的交叉与优化。近期，我们整理了论坛嘉宾演讲稿件，并将陆续发布，欢迎大家持续关注！

今天，推送北京市高级人民法院知识产权庭审判长陶钧在本次论坛上的演讲：商标恶意抢注——“民行交叉”之殇。本文经君策中心整理，陶钧法官审定并授权，予以发布。

大家好，我今天跟大家交流的主题是关于商标恶意抢注——民行交叉之殇，即，如何在民事诉讼中解决“商标恶意抢注”的问题，如何在现行法律制度框架下完善民行交叉的问题，有效引导商标注册制度的有序、健康发展。我的发言主要分为三个部分：一、现实的“窘境”；二、制度设计；三、民行交叉“双轨制”合一的可行性探讨。

一、现实的“窘境”

（一）市场运营与贸易政策之“窘境”

对特定社会现象的研究与司法规制路径的寻找，离不开对当前经济活动现象的客观认知与分析，因此对今天研讨主题的理解，首先要对经济活动中商标恶意抢注问题为何愈演愈烈有个总体上的了解。知识产权保护具有内在的政策性，纵观世界各地区所采取的知识产权保护策略都与该地区的政策引导观念密切相关，同样在我国也不例外，由此在政策指引之下和市场运营之中商标大量注册的现象究其原因，可能有以下四个方面：

首先，为什么商标注册量增长如此之快，与我们国家市场经济的发展密切相关，与参与市场活动主体的总数快速增长也密不可分，并且结合市场模式的扩张与销售方式的转变等因素，商标资源的稀缺性就愈发凸显，无论是已经从事或是将要从事市场经营的主体，试图预先布局，在商标注册申请先行的观念引导下，自然商标注册申请的绝对数量必将快速上升。

其次，商标外溢价值与市场外部性的膨胀所导致商标注册申请数量的增加。商标发展到今天除去自身标示商品来源的作用外，其亦成为市场交易的标的，随着商标被“商品化”的广泛性，不在是简单的符号，而是会给其注册人带来额外的财产增值，而商标注册本身之外价值的增加，也诱导社会主体进行大量申请注册。

再次，财产属性意识增强与表达有限的收缩。商标具有准财产权，特别是商标一经获准注册，通过续展制度，其将成为社会主体的永久性财产权，同时商标本身也是智力创造的成果，申请主体也是通过自身的脑力劳动实现了财产化，按照劳动价值理论，获取商标注册后的权益理应得到相应的法律保护与救济，随着表达客体的不断被使用，容易口口相传便于记忆的可注册资源必将不断减少，因此在商标注册资源有限的情况下，抢先占据有利资源，也是目前商标注册量极大的原因之一。

第四，保护力度的上升与获赔预期的增加。随着司法的发展，对知识产权保护的力度不断加大，赔偿数额屡创新高，一方面可以提升社会对知识产权保护意识的上升，另一方面也有可能为恶意进行抢注的“职业人”提供了牟取高额利益的机会，如何使得具有恶意抢注的“职业人”无利可图，加重其成本，有效抑制投机心理，也是需要面对的现实状况。

（二）法律规范之“窘境”

在对市场经济现状中所呈现的商标大量注册、恶意抢注等有了整体性的了解后，再分析一下现行法律制度框架下会呈现怎样的状况：

1.商标法注册制体系——商标专用权的稳定性与特定程序设计的预期性

我国采取商标注册制度，该制度可以在一定程度上确保商标专用权授权的质量与权利运行的稳定性，而有异于使用取得专用权的制度。在注册制度下，为解决商标恶意抢注、违背诚信原则的情形，商标法通过异议不予注册程序、无效宣告程序、撤销程序等进行规制，从而确保了商标体系的完整性和体系发展的配套性，而所产生的法律后果就是权利运行的稳定性和可预期性。如果因为只是现阶段商标注册制度发展中出现了恶意抢注的问题，就急于通过否定商标注册制度进行简化处理，而商标侵权案件具有管辖分散性、主体广泛性等特点，设想在具体案件中均可适用商标法任意条款甚至就是原则性条款否定商标效力，此时破坏的不仅是商标行政机关的权力稳定性，最终所映射的后果恐怕并非如预期一样“美丽”，对于市场营商环境保护也是极大的破坏。

2.民法通则与侵权责任法——恶意诉讼导致侵权确定的摇摆性

民法通则第一百零六条和侵权责任法第六条均规定了因过错侵害他人合法民事权益应当承担相应法律责任，然而就商标权利人在专用权有效的状态下主张其权利，在形式上不易界定其主观的过错性，此时需要具体分情况予以说明，不能简单的以“诚实信用”为标准去衡量“过错”，因为诚信原则是在法律具体规则无法适用且行为又应当予以规制的情况下，方可启动，避免原则条款的逃逸与泛化。而且，最高院就恶意诉讼也提出了四点适用要件：即提起诉讼或者将要提起诉讼，明显存在主观恶意，有实际的损失，损失与恶意诉讼之间具有因果关系。因此，若适用民法通则与侵权责任法对恶意抢注商标的民事诉讼予以规制，最大的难题就是如何判断“过错”，在何种情况下才能限制商标权人行使商标法所赋予的专用权救济。

3.反不正当竞争法一般条款谦抑适用——市场竞争秩序经济分析的缺位性

反不正当竞争法一般条款直接应用于商标恶意抢注所形成的商标民事侵权诉讼中，虽然也有法院对此行为予以了规制，并判决了商标恶意抢注者赔偿相关损失，但是是否即可推而广之，还是需要慎之又慎。反不正当竞争法于2018年1月1日正式实施，该法第二条作为原则性条款，强调了对于市场竞争秩序的损害。设想甲作为一个商标权人，其进行正常的维护，诉请市场中未经许可使用甲已经获准注册的相关商标。此时该行为对市场竞争秩序的影响到底几何，恐怕更需要精细的经济学分析，否则对通过设权性商标法获准的权利行使都有悖市场竞争行为，都缺乏正当性，此时是否应当做出类型化分类，才能更加准确的适用反不正当竞争法的一般条款，是值得深思的。

4.民法总则权利滥用制度——知识产权垄断性与限缩性的冲突

民法总则一百三十二条规定了权利滥用，如果滥用权利对他人造成损害，应当承担民事责任。而知识产权中的著作权、商标权、专利权都是法律明确规定的合法民事权利，即使个案主张权利存在不当性，是否属于扰乱市场秩序、对于公共利益产生负面影响等，都需要进一步思考，特别是民法总则的上述条款应当如何适用，也存在一定操作的难度，其若作为解决商标恶意抢注的民行交叉问题的规范依据，仍具有错位性。

通过上述分析，无论是民法总则、民法通则、侵权责任法，反不正当竞争法以及商标法，从法律规范本身都不易能有效解决“商标恶意抢注”后的不当诉讼问题，也就是出现了“法律失灵”，此时司法的裁量性应当及时“挺身而出”但是具体规则亦不应过度“原则化”。

二、制度设计的思考

通过分析现实经济活动和法律规则的情况，对问题的有效解决需要在现行法律规则下搭设出有效的“制度”，也就是可以从“价值确立、路径设计和规则指引”三个层面进行合理设计。

（一）价值的确立

我们探索一种法律制度的合理架构，首先应当确立该制度的价值取向，即要实现怎样的社会价值效果。就要考虑到所要保护的客体功能，如果功能得以实现，显然就有一定的效果，或者这对于社会财富或者资源引导是一个积极正向的指引，在这里反思商标到底为何而生。虽然我国采取商标注册制度，但是商标法第四条明确规定了，商标注册应当以使用为前提，希望通过不断运行增强社会经济体量与总量，从而使消费者在认知具体商标时，不仅能够辨别其来源，也能认知其商品品质、企业信用，甚至是商品或服务的声誉，从而使企业推出新产品时消费者也无须在选购过程中付出额外的选购成本，这就是商标价值所确立的“回归使用、流通增值”。

（二）路径设立

规则的路径更多表现为立法技巧，一方面体现为逻辑方法，以三段论的方式实现结论论证的严谨性、科学性，逻辑方法是判断案件中需要注重的第一个方面。另一方面就是法律的思路，它指引我们具体的内心适用原则。商标法第七条规定了诚实信用原则，这就体现了在路径设计时应当“诚信守诺、适度平衡”。

（三）规则指引

具体规则的设计要体现为“横纵体系”，法学发展到今天，需要经济学的借鉴，可以通过经济学的分析，预测从事决定走这个方向之后将会面对哪些后果，后果出现以后是否存在合理的解释理由，进而在反复的验证和怀疑后固定具体的规则。“利益引导和制度稳定”是法律制度所不断追求的，因此在解决商标恶意抢注与民行交叉问题中，应当以商标效力的行政程序救济为主导，在特定情形下尝试在民事案件中解决商标的效力问题。具体的制度设计有以下建议：

1.在民行交叉过程中，可以依据在先合法民事权利来阻却恶意抢注商标的使用，当该商标因侵犯他人在先权利而导致不得使用时，此时其已经丧失了进入市场流通环节的可能，消费者亦不会对此产生混淆误认，则在商标侵权民事纠纷中可以尝试判决驳回原告基于商标侵权所主张的诉讼请求。

2.因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷已经通过民事案由的规定第一百五十五条的规定得以固定，可以总结具体规则在个案中进行尝试适用，不仅使恶意抢注商标者无利可图，而且应当付出相应代价，从而有效克制商标注册的投机行为。

3.确认不侵权之诉的积极适用，知识产权诉讼制度有确认不侵权之诉，此时正当经营者应当从被动到主动，积极应对恶意抢注者的不当维权行为，通过法律已经赋予的诉讼制度权利保障自身合法权益。

4.积极应用商标法第六十四条规定的三年不使用免于赔偿的规定，对于恶意抢注商标无使用的主体，甚至在合理开支的确定上亦可少判或不判，从而抑制其囤积行为。

5.积极探索民行交叉“双轨制”合一的制度可行性与具体适用规则的明确化，这也是最后一个问题所要分享的内容。

三、民行交叉“双轨制”合一的可行性探讨

民行交叉“双轨制”合一的可行性探讨可以借助经济学的分析方法，总结、提炼出具体规则。

（一）莱特的NESS原则——“充分集合里的必要条件”

这里借鉴莱特的NESS原则，通过分析目前司法判例中关于恶意抢注商标的民行交叉问题，去细化、统计在个案的差异性中的共同点，从而找出能够得出预期后果的可行性因素。

（二）“众案归纳，提炼求同”——挫败“寻租”

作为商业世界的主体，追求利益最大化是终极目标，当付出一个小成本可以夺取他人的正当权利，此时必然会存在利益驱动。只有有效挫败寻租——即商标恶意抢注，让抢注者付出额外成本并无法实现利益增值时，也就会从内心挫败该寻租行为的产生，这就是通过能否通过不同案件寻出其中内在统一性的线索，彻底解决民行交叉的问题。这也是分析问题、解决问题的一种思路与方法。

（三）恶意昭然，“有限”适用，“规则”可预

在个案中适用否定商标效力的司法尝试，我个人建议应当具有以下限定：首先，主观恶意的明显性应当是昭然若揭的，而非通过推定其具有恶意或者要求其尽到相应的注意义务所产生；其次，适用范围的有限性，不能以商标法的原则性条款直接在个案中作为否定商标效力的依据，如此对制度颠覆的损失将远远大于在个案中裁判的“效益”；最后，应当建立可预期、透明的民行交叉规则，即具体可以适用哪些商标法的具体条款，具体条款的适用要件如何界定，各方主体应当如何举证质证等，都需要“具象化”，而非“抽象性”。通过目前司法判例中对商标专用权行使的“限制”案例，我个人有如下设想：

1.适用范围

法官的基本职责之一就是发现法条本身的应有之意，去合理的解释法律，就商标法本身的条文而言，更需要去细致研读，为制度的创建提供依据。

商标法第十五条第一款和第十三条第二款中都规定了该类商标禁止注册，同时禁止使用的规定。作为一个司法者，需要通过个案裁判向社会公众传递法律规则内在的含义，进而实现法律规范当时设立的预期效果。立法者为什么规定了禁止注册同时还要禁止使用，是否给司法合理解释法律预留了空间，避免限于“司法成为立法”的“尴尬”。既然法律条文做了相应规定，虽然在不同的章节下，但是作为司法有一个基本解释即体系解释，根据条文上下左右进行横向和纵向的严禁与适用，此时第十五条第一款和相应的第十三条第二款的禁止使用，如果出现抢注行为或者抢注他人注册商标行为可以大胆的尝试禁止其注册商标的使用，这也与法律规定本身相统一。

第三十二条后半段，该条款从字面上并无禁止使用的规定，如果在个案中的引用其来源何在？这一点可以回到2013年商标法第五十九条第三款规定的在先使用抗辩上进行分析，如果在先使用抗辩亦可成立，此时先于使用，且证明对方存在恶意的情况下，顺理成章在该条款上再往前迈出一小步，进而在商标民事侵权案件中适用商标法第三十二条后半段也未尝不可。

商标法第十九条，是对于代理机构申请商标的限制，应该严格适用具体的服务类别，如果代理机构大量注册商标或者申请主体都是代理机构进行申请的，此时在后续的侵权救济中是否可以不予支持，也是具有一定的探索空间。

同时商标法第四十七条也对于恶意或显失公平的情形，做出了“回转”以及赔偿的规定，纵观商标法虽然选取了注册制，但是并非关闭了所有规制“恶意抢注”的门，作为法律人是否应当终于法律规范与法学方法的研究，而不必“事事均需求原则条款”的帮助，此时方为司法者自身法律工作价值所在。

2.适用要件（以第三十二条后半段为例）

基于时间原因，在此仅以第三十二条后半段为例就适用要件加以总结为四个方面：在先商业标识早于涉案商标申请日前存在并延续有效；涉案商标申请人明知或应知在先商业标识的存在；在先商业标识权利主体并无明显怠于行使“商标无效宣告”等行政程序救济的情形；涉案商标权利人并无实际使用的情形与意图。

3.效力范围

在民行交叉的问题上，仅在具体案件中作为限制原告行使商标专用权的情形，不具有对案外当事人的“普世”性效力。

因时间所限，诸多内容无法展开与大家分享，相信后续对该问题的研究司法界将会不断深入，以期早日能够解决商标恶意抢注给我们带来的“痛”。