编者按： 

2019年7月7日，我中心在2019中国国际商标品牌节之中国商标年会上成功举办了第五届君策论坛：决赛辩题专家解析——纯出口定牌加工所贴附“商标”是否构成商标使用？近期，我们整理了论坛嘉宾演讲稿件，并将陆续发布，欢迎大家持续关注！ 

今天，推送万慧达北翔知识产权集团高级合伙人黄晖在本次论坛上的演讲：体系化解释商标使用。本文经君策中心整理，黄晖博士审定并授权，予以发布。

大家上午好！非常高兴今天讨论定牌加工这个问题，今天我想借这个机会，从一个体系化的角度来给大家探讨一下商标使用的问题。

商标使用规定于《商标法》第四十八条，该规定在2013年《商标法》修改时有一个重要的补充——“用于识别商品来源的行为”。这句话有很大的诠释空间，但是它没有给商标使用的定义增加实质性内容，因为商标实际上并不是一个单纯的标志，例如“恒大冰泉”这几个字，用于矿泉水的产品来源识别，是要“恒大公司”、“产品”和“标记”人物志这三个要素结合在一起时，才会出现商标的问题。

从法条看，此处的商标“使用”是讲标记与商品相结合的过程。从大的方面看，“使用”可以有用于包装或者容器以及商品交易文书上的硬结合，也可以有广告、展览以及其他商业活动中的软结合。无论如何，都是要把具体的标志跟具体的商品结合在一起，才能达到对特定商品的来源出处进行判断。那为什么说“用于识别商品来源的行为”这句话意义不大呢？

首先，要把商标用于商品，就必然要回到什么是商标的问题。在《商标法》第八条规定：和商品结合，能起到识别来源的作用的标志就是商标。第十一条规定：通用名称、描述性标志以及缺乏显著性的标志，不能起到识别作用，就不是商标，除非该标志经过使用取得显著性。因此，已经注册的商标应当推定具有显著性，也就是说，只要不是在“第一含义”上使用该标志（第五十九条第一款、第二款），那么已经注册的商标出现在商品上自然应该起到识别商品来源的作用，否则就会出现注册商标不能识别产品来源的悖论。另外正常使用的企业名称一般起到的是识别主体的作用，但将其突出使用于商品则会起到识别商品来源的作用。这些法条均会涉及什么是商标的问题。在实践中，对于商标能否注册的考察，本身就存在预设的前提。例如在“恒大冰泉”几个字上，需考虑将“恒大”放在矿泉水上能否起到区分商品来源的作用。如果该商标能起到区分商品来源的作用，且不属于《商标法》第十一条第一款的三种情形时，就应当认定其具有先天显著性，而将具有先天显著性的标记放到某商品上，一般就认为该标识是在发挥识别商品的来源的功能。包括那些天生不具有识别商品来源的功能，但经过使用取得了显著性，在事实上取得了识别商品来源功能的标识。这些标识只有经过能否识别商品来源判断，商标局才能准许其注册成为商标。换句话说，商标局给予注册就意味着认可该标记一旦放到商品上，就一定起到了识别的作用，否则就不应当给予商标注册。所以“商标用于商品，起到识别作用”，这句话其实是一个同义反复，当我们在说“商标”时就隐含了该标识具有识别作用的判断在里面。

其次，是商标具有第一含义、第二含义的情况。当看到一个商标，大家会设想它到底是第一含义的使用还是第二含义的使用的问题。首先它在形式上肯定是商标，例如将美国标准“American standard”用在洁具上的时候，它是不是在指示商品来源呢？如果使用该标记是为了表明按照美国标准制作了该洁具，这时就可以说是在第一含义里使用，不起商标的作用。严格讲，TRIPS协定在规定商标侵权的时候，并没有规定其他人未经许可，使用与商标权人商标相同的商标，而是规定与商标权人商标相同或近似的“标志”（signs），该规定用“标志”一词将所有的行为都囊括其中，然后再通过第十七条（TRIPS）将说明性标志的使用从标志使用中排除,这种规定才是周延的。如果像国内《商标法》开始就将某标志称作商标，后面就不可能有第五十九条的正当使用问题，也不必像第四十八条那样强调识别商品来源的作用。其实，在恒大冰泉矿泉水瓶上还有一个安途恒大矿泉水公司，这里的“恒大”是在企业名称的意义上去使用的，它识别的是企业的主体，它不是直接识别商品来源，所以第四十八条的这句话有一定的意义，即商标跟企业名称毕竟是有区别的。但是我们要看到欧盟商标法在2015年修改以后认为只要将企业名称用在商品上即构成商标侵权，而不是说突出使用才会构成商标侵权，所以欧盟采取了一个比较严格的判断方式。

实际上商标使用的问题，贯穿整个商标法，我们将会看到各处“商标使用”的程度实际有一个由高到低的过程。

首先，商标使用要达到一定的显著性和知名度，没有达到一定的显著性和知名度，就不能得到保护。《商标法》的第十一条里的使用取得显著性的问题，第十三条里要求驰名商标需要达到驰名度，不是单纯的使用。更多的是第三十二条有一定影响的问题，最新的《北京高院商标授权确权审理指南》也是这么处理。可能也跟无印良品案有直接的关联，在该案中法院认为：“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条（2001）规定的“已经使并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意”...法院认为在国内生产仅供出口，商品宣传与报道都在中国境外，所以不属于已经使用并有一定影响，我认为它的重心是落在最后没有在国内产生一定影响，所以这样的行为并不能得到保护，这其实是比较高的标准。包括五十九条第三款在先使用的抗辩，《反不正当竞争法》（以下简称反法）第六条要产生一定的影响才能得到保护，这都是对商标权人的使用要有一定的结果的要求。这种是对于使用相对最高的要求。

其次，对于商标使用要求第二高的是从撤三的意义上来讲的商标使用。核准注册的商标要得到维持，就有使用义务。对于使用义务，香港商标法中有真诚使用，这就不是一个单纯、简单、零散、一次性的使用。比如说矿泉水，三年一共才卖了10瓶矿泉水，虽然判定其确实使用了商标，但是这种使用能不能维持注册商标的有效呢？如果是卖波音飞机，虽然也是三年卖了几架，但也可以是商标的真诚使用，因为飞机很贵。但是矿泉水只卖了10瓶，就会被认为是一种象征性的使用，这种使用不能得到认可。《商标法》对于商标的保护与反法对于商标的保护不同，反法是商标在哪里用，在哪里有影响，就在哪里有保护，但是商标可以超越这种国内地域性的要求，例如在北京开店，广州人都不知道这个店的存在，如果是用反法，在广州就不能得到保护，但是如果是注册商标，即使未在广州使用，该商标仍然可以得到保护。而且在举证三年使用的时候，即便使用仅限于北京，但是法律已经达到能够维持商标的使用高度，所以第四十九条里对使用的要求，是低于第三十二条和第十三条，但是还是要有一定的高度。

另外，很多国家为了明确出口的情况，它会在商标法中规定，纯粹用于出口的使用，也视为可以维持商标注册的使用。例如在欧盟商标法里面就有明确的规定，实际上在北高的审查指南中，这次也明确了这个意思，纯粹用于出口的使用问题。最高法院在USAPRO案中分析了加工人和委托人的关系。委托人虽然自己未实际使用，但是加工人的所有的使用行为都归于委托人，即使该商标最后用于出口，也认为委托人是真实有效的使用该商标，最高法院在该案中已经表明了，出口使用是可以认作商标使用，可以达到维持商标注册的高度。

第三，最低限度的零星使用也会造成商标侵权。商标法修改了以后，第五十七条第一项里没有设置混淆的要件，只要出现了相同的商品、相同的商标，就会推定混淆，无需再证。第二项是会要求证明混淆，但是这个混淆只是一种可能的混淆，而不一定达到实际的混淆。第三项，不要求明知，认为销售侵权商品，本身也是一种侵权，但是对它责任的追究，根据第六十条第二款，若销售不知道是侵犯侵权商品，会被看作无辜的侵权人来处理，这个人确实证明不知道是假冒伪劣的商品，可以不承担赔偿的责任。第四项说的是单纯的侵权标志，这个标志有可能刚刚生产出来，还没有贴附到商品上，但是我们国家在1982年《商品法》就有这项侵权行为。实际上2015年欧盟商标法修改之后，专门把这条也作为商标侵权行为，在这个意义上，国内的立法在这个问题上超越了欧盟商标法30年。通过梳理能够发现，国内商标法的指导思想是尽早把侵权消灭在萌芽状态，并不是等到具有一定规模、有一定影响，用到全国以后才认为商标使用。那有没有要求将商标投放市场的条款呢？有，第五十七条第五项，关于反向假冒的问题，去掉别人的商标，换成自己的商标，并投放市场的。做一个反推解释，如果说投放市场是一个普遍性要求，则应该将第一到四项均加上这个要件，只有投放市场才是侵权行为，否则第五项的规定跟前面几项都不匹配。这样来讲，应该说商标法的第五十七条第一到四项，包括刑法第二百一十三条、二百一十四条和二百一十五条里贯穿的指导思想，都是尽可能的把商标侵权、商标假冒尽早制止。

具体到定牌加工问题，不应该脱离最重要的商标贴附这一商标使用行为发生在中国国内的事实。有一些司法实践，包括2012年全国50大典型案例，山东高院鳄鱼恤案。当时是认为商标法上的商标使用，应当是与商品流通相联系的使用行为。我个人不太赞同这种理解。我认为商标的使用与商品流通，保护消费者是有联系，但是并不意味着只有商品参与流通，它才可能构成商标法意义上的使用，否者这样的话这样就导致在流通之前，我们是无所作为的。在莱斯公司于亚环公司案里，在产品上贴附这个标志的行为，到底算不算一个商标使用的行为？如果是第四十九条意义上乃至三十二条意义上，即使在厂里已经贴了很多的商标，摆在库房里，也不能算是进行了商标使用，商标局也不会认为这是商标使用，不会构成有一定影响，也不会构成了撤三中维持商标权的使用行为。但是在商标法第五十七条意义上讲，仅仅因为厂房里面的商品没有卖到市场上，不进入市场就不算侵权，这显然不符合立法的趋势和要求。所以在欧盟商标法中贴附商标行为是首要需要禁止的行为，其次才是后面的流通、宣传行为。

在不同的阶段，对于商标使用的考量侧重点是不一样的。例如一开始发现有人拿着枪，是把他的弹匣直接卸下来，还让他拿着枪，把子弹打出去，让子弹飞一会，看看子弹有没有打到人，那个时候再制止呢？我觉得还是从预防犯罪预防侵权这个角度来讲，越早的阶段发现并采取行动会更好一些。

从侵权的意义上来讲，定牌加工出口，包括纯粹的出口，虽然存在地域性的问题，但是我认为现在不是要管国外的问题，而是要管出口之前在中国的问题。整个行为如果一直等到最后一刻才能知道是不是侵权，对于权利人的监护、跟踪成本会非常高。所以我倾向于认为整个事情既使是出口行为，它也是一个侵权行为，既然是侵权行为，这个商品本身应该怎样处理就怎样处理，该没收的没收，该销毁的销毁。今年四月商标法第四次修改也提到假冒伪劣商品应当进行处理。

最后一个问题，加工人和委托人之间的责任怎么分担的问题。我认为，指令是委托人发出的，所以他要承担这个责任，最终的侵权责任、赔偿责任都由他来承担。当然，确定委托人有时候在实际中会比较困难，但这是实际操作的问题，从法理上讲他就是最终的责任人。那对于加工人而言，要看注意义务，看他所尽的注意义务是否足以判断他的加工行为不构成侵权行为？欧盟的两个案子，最早的谷歌搜索引擎法院认为搜索引擎本身没有使用商标，还有红牛案，红牛案是一个罐装厂，罐子上的红牛的标志是已经贴附完成，到灌装厂只是负责灌装饮料，所以认为该灌装行为本身不是商标使用行为。当然，即使把实际的加工人，即搜索引擎的提供者或灌装厂在第一阶段剥离出来，一开始不算侵权，但如果后面当他知道了这个行为则会构成侵权，即构成帮助侵权，应承担相应的责任，我想这样来解读加工里的法律关系，就能平衡各自的责任，也能让加工贸易健康的成长。

时间关系，我就先讲到这里，谢谢大家！

相关法条：

《中华人民共和国商标法》(2019)

第八条 任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

第十一条 下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。 前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

第十三条 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。    就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。    就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

第四十八条 本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

TRIPS Agreement

Article 16 Rights Conferred

1.The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use. 

Article 17 Exceptions

Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.

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