作者：中南财经政法大学知识产权研究中心教授彭学龙

本文首发于《法学评论》2018年第6期，经作者授权转载。

注册商标无正当理由连续不使用达法定期间即可被撤销，这一理念在商标立法采注册主义的国家已成基本共识，并得到《保护工业产权巴黎公约》与《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPs协定）的认可。[1]但可以被撤销并非当然被撤销，而是必须经由第三人申请。主管机关无权、实际上也无力主动审查注册商标使用情况，遑论依职权撤销连续不使用的注册商标。那些本可撤销的注册商标，只要未被撤销，在法律上就仍然有效。其所有人不仅有权对在后商标提出异议、启动无效宣告程序，还可提起商标侵权诉讼。这样，如果商标法对连续不使用之注册商标请求权不做出明确限制，不赋予相关被申请人和被告抗辩权，则上述当事人只能通过另行提出撤销申请维护自身权利。这不仅会给当事人带来诸多不便、造成资源浪费，而且还可能导致行政程序裁判与民事诉讼判决之间的冲突。

中国制定商标法伊始就曾规定，注册商标“连续三年停止使用的”，“由商标局责令限期改正或者撤销。”[2]经过三次修正，对应条款已修改为，注册商标“没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”[3]修订后，文字表述更为准确，制度设计更加合理。此外，最新修正还就请求权限制进行了探索，“注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”[4]以上探索是有益的，但仍有局限。首先，本可被撤销并因此失去全部法律效力的注册商标，在民事诉讼中受限的却只是损害赔偿请求权，明显自相矛盾。其次，在限制条件上，还要求“专用权人不能证明受到其他损失”，其合理性令人质疑。第三，本可撤销的注册商标，其所有人却仍可提起异议和无效宣告，不受任何限制，难谓妥当。与此同时，在近年的司法实践中，又出现一种无论注册时间长短，只要未曾使用即不予赔偿的偏激论调。[5]这种主张不仅于法无据，而且直接触动注册制度根基，尤须检讨。

鉴于上述情形，本文拟先从比较法角度考察注册商标连续不使用请求权限制的制度基础，进而对中国语境下注册商标连续不使用请求权限制进行实证分析，然后着力探讨注册商标连续不使用请求权限制与撤销制度的协调，最后就中国商标法相关制度的完善提供一孔之见。

在采注册主义的国家，商标专用权源于注册。[6]换言之，注册产生权利，注册商标即使尚未实际使用，注册者亦因注册而即时享有完整的权利。与此同时，为了防止注册与使用脱节，“防止商标注册簿登满了未曾使用的商标，从而妨碍使用或预期使用的相同或者类似商标的有效注册”，[7]注册主义国家都特别重视注册者使用商标的义务。商标注册虽不以使用为前提，但权利行使和注册维持在一定条件下却取决于实际使用。无正当理由连续不使用的，注册商标所有人不仅丧失所有请求权，而且经任意第三人提起，可由商标注册机构撤销。这就是商标法上的“使用强制”（Benutzungszwang）。注册商标因连续不使用而请求权受限与可被撤销，均属违反“使用强制”的法律后果，犹如硬币之两面，在制度设计上理当保持协调一致。正是在上述意义上，“使用强制”构成注册商标连续不使用请求权限制的制度基础。

（一）商标法上的“使用强制”

商标“使用强制”问题，一直受到国际社会高度关注。早在1925年海牙会议，巴黎公约就在第5条C写入以下条款：“如果在任何国家，注册商标的使用是强制的，只有经过适当的期间，而且只有相关人员不能证明其不使用有正当理由，才可以取消注册。”随后，在1934年伦敦会议上，该条款又增加了调整商标使用方式的内容。[8]到1994年，TRIPs协定第19条则在巴黎公约基础上对“适当的期间”提出具体要求，“如果要求使用才可保留注册，那么只有在至少连续三年未得使用后才可取消注册，除非商标所有人提出有效的理由说明存在着使用该商标的障碍。”中国和日本都选取三年为“适当期间”，以至在中国，人们习惯于将注册商标无正当理由连续三年不使用撤销制度简称为“撤三”。[9]在欧洲，德国商标法、欧盟商标条例则给予注册者使用商标五年“缓冲期”。[10]

正是在这种大背景下，“使用强制”逐渐上升为商标法的基本原则，得到各国广泛认可，成为制约注册确权副作用的重要制度。在商标权产生依据上，如果一个国家采取注册模式，即权利源于注册，则在注册的有效维持上，使用强制问题就凸显出来。而在坚持使用哲学的国家如美国，商标权本就源于使用，连续三年不使用即视为放弃权利，本属使用确权的题中之义，反倒无需特别强调。[11]“使用强制”的根本旨趣还在于，“注册者要维持其商标注册乃至阻止与之相冲突之权利的产生或存续，就必须在市场交易中按照促成其功能发挥的要求使用该商标。”[12]综合考察各国商标法，以德国为代表的欧盟国家在注册商标“使用强制”的制度设计上，相比于亚洲的中国和日本，在体系上更为完整，在适用效果上也更加协调。而在欧盟范围内，德国引入“使用强制”制度始于1967年的商品标志法，《欧盟商标条例》第15条乃是关于“使用强制”的基础条款，该条款受德国商品标志法影响极大，欧盟其他成员国的商标使用强制制度则均建立在《欧盟协调成员国商标立法指令》的基础之上。[13]进而言之，经过2015年12月的修订，《欧盟商标条例》在有关注册商标“使用强制”的规定上，进一步向德国商标法靠拢。[14]为节省篇幅，以下主要考察德国商标法，并以之为参照检讨中国商标法。

在德国商标法中，“使用强制”的实体规范主要集中在第25条和第26条，而程序性规定则分散在第43条第1款、第49条第1款和第55条第3款。[15]第22条第1款第2项、第51条第4款第1项和第53条亦可归入“使用强制”条款。[16]通过第25条援引，规定各种请求权的条款（第14条、第18条、第19条、第19a条、第19b条和第19c条）实际上也被纳入其中。由此可见调整“使用强制”的法律条款在德国商标法中所占比重，这也从一个层面反映出“使用强制”在注册主义商标法制中的重要地位。在这些条款中，第26条从正面界定注册者使用商标的义务，其他条款则分别规定在不同情形之下，注册者违反使用义务的法律后果。具体说来，第26条包含以下内容：第一，商标注册虽不以实际使用为要件，行使权利和维持注册却以注册后五年内真实使用为前提。“就行使注册商标请求权或者维护其注册取决于商标使用而言，该商标必须由其所有人在国内真诚使用于所指定商品或者服务上，但不使用存有正当理由的除外。”作为对“使用强制”的正面宣示，这项规定正是中国和日本商标法所欠缺的。第二，就商标使用的认定而言，“他人经由所有人同意对商标的使用视为所有人使用。”“所使用商标在形式上与所注册商标有所偏离，只要这种偏离不改变商标显著性，仍视为对注册商标的使用。”“如果某商品专供出口，只要是在国内将商标贴附于商品、其装潢或者包装之上，就视为在国内使用。”第三，就必须在自注册之日起五年内使用商标的要求而言，如果商标注册曾经历异议程序，则五年期间从异议结束之日起计算。

在德国，违反使用义务的法律后果则可概括为两个方面：其一，注册商标所有人“进不可攻”，其权利的“牙齿”因不使用而被拔除。如其欲起诉他人侵权，则只要被告提出不使用抗辩，其所有请求权均会被排除。（第25条）如其欲对在后注册商标提异议（第43条第1款）或者启动无效宣告程序（第51条第4款第1项、第53条第1款、第3款），则只要被申请人质疑其曾实际使用注册商标，所提请求就会被驳回。对于曾经连续五年不使用之注册商标，即便其由于之后的真诚使用而免于被撤销，其效力还是会受到一定限制。具体说来，在先商标之注册于在后商标注册之日由于不使用而本应被撤销的，即便若无不使用瑕疵其本可撤销在后注册且与之冲突的商标，该在先注册商标所有人撤销该在后注册商标之请求亦会被驳回，且该在先注册商标所有人丧失禁止该在后注册商标所有人在指定商品或者服务上使用在后注册商标的权利。当然，该在后注册商标的所有人同样无权禁止在先商标的使用。由此形成一种“商标共存”状态。（第22条第1款第2项、第51条第4款第1项）总的说来，在上列各种程序中，“不使用抗辩”、“本可被撤销”成为被告、被申请人“阻止”注册者“进攻”的坚硬盾牌。其二，注册商标所有人“退不能守”，其“权利”由于不使用而失去法律的屏障。对于连续五年无正当理由不使用的注册商标，“任何人”均可请求德国专利局或者法院撤销注册。（第49条第1款、第53条和第55条第1款、第2款）当然，在多数情形下，有激励提出撤销请求的，一般都是注册商标所有人的竞争者。这就说明，“连续不使用”常常成为竞争者攻击注册商标所有人的锐利武器。

可见，连续不使用达法定时间的注册商标可以被撤销，却并非当然、必然被撤销。进而言之，“存在不使用瑕疵的注册商标，其所有人并非当然丧失请求权，主管机关或者法院也不能依职权主动认定，而只有在民事诉讼被告、异议和无效程序中的被申请人提出不使用抗辩时，该注册商标请求权才会被排除。”[17]对于本可被撤销却未被撤销的注册商标，如果其所有人开始或者重新投入真诚的使用，则其不使用瑕疵被“修复”，其曾经丧失的请求权也会回复圆满状态，而在德国商标法第22条第1款第2项和第51条第4款第1项规定的特殊情形下，前述请求权得以恢复的注册商标，相对于特定的在后注册、实际上与之冲突的商标，其既无权撤销该在后商标的注册，又不能禁止其使用。这就说明，注册商标一旦出现连续不使用瑕疵，很难彻底“修复”。因此，对于违反使用义务之注册商标，在法律后果上不能简单处理，而应分别不同情形做出细致、准确的规定。就此而言，德国商标法上的“使用强制”已形成一个逻辑严密的完整体系，其中所包含的各种法律程序在运行与裁判上能保持协调一致。[18]

这种精微的制度设计，既合理强化、着力渲染了注册者的使用义务，以促进注册商标的实际使用，同时又充分顾及商标的私权禀性，为注册者和相关关系人依法维护和处分自身权益预留了一定空间。基于其私权属性，注册商标主要牵涉到市场竞争者利益。对于注册商标的使用义务，自有竞争者监督。这样，即使注册商标连续不使用达法定时间，存在竞争利益的其他市场主体自会依法提出撤销请求。如果无人启动撤销程序，则在一定程度上意味着，这一本可被撤销之商标维持注册，并未对其他企业选择或者注册商标造成妨碍。至于本可撤销之注册商标，其所有人如果试图攻击他人，其自当先行评估他人主张不使用抗辩的风险，而对方当事人是否提出不使用抗辩，亦可自我掂量胜算与风险。在各类纠纷中，系争注册商标实际使用与否乃至使用具体情形固然对于最终裁决起决定性作用，但各方当事人运用攻防法律武器、调动举证资源的能力、主管机关或法院对法律的理解和断案能力也都在一定程度上影响案件结果。因此，类似如下的断言并不准确，“不使用的后果不仅是商标面临撤销，而且也不能依据该商标提出异议、无效乃至诉讼。”[19]实际上，法律既为存在连续不使用瑕疵的注册商标所有人及其关系人、竞争者划定了清晰的攻防界线，又保留出妥协、让步的余地，可谓刚柔并济。

（二）中国商标法“使用强制”的不足：注册商标请求权限制的缺失

前文指出，中国在制定商标法之初就曾规定，注册商标“连续三年停止使用的”，“由商标局责令限期改正或者撤销。”[20]经过三次修正，对应条款已修改为，注册商标“没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”[21]上述变化看似细微的调整，实则反映出立法者对商标法运行机理的认识在不断深化。首先，现行条款在文字表述上更为准确。原条文“连续三年停止使用”隐含着“曾经使用”的意思，实际上，无论“虽曾经使用后来停止使用”，还是从未使用，只要构成“连续三年不使用”，就是本规范调整的对象。其次，现行条款在制度设计上更加科学，既契合“使用强制”的基本旨趣，又与国际惯例保持一致。在商标法实施过程中，商标局无力、也无从主动审查并发现注册商标“连续三年不使用”的瑕疵，自然也就不可能主动撤销，而带有计划经济行政管制鲜明烙印的“限期改正”则与商标私权属性格格不入，在商标法施行后三十多年来从未适用。[22]本次修正强调撤销程序必须由第三人启动，是对其制度本色的回归。

就民事审判对连续不使用之注册商标请求权的限制而言，中国法院从本世纪初即开始进行探索。到2009年4月，最高人民法院强调，“注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。”[23]2013年8月，商标法修订时又增加如下条款：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”[24]有判例认为，上述规定“与多年来司法实践经验和司法政策精神一脉相承。”[25]

尽管如此，无论从“商标强制”的制度逻辑考察，还是透过德国、欧盟的法律实证分析，都不难发现，在中国语境下，“商标强制”还存在诸多缺陷，有待进一步完善：首先，现行商标法有关“使用强制”的正面规定依然模糊，明示出商标注册人使用义务的法律文件位阶又明显偏低。现行商标法第六章专门就“商标使用的管理”做出了不可谓不细致的规定，且将原本属于实施条例内容的“商标使用”条款上升为现行法第48条，这就为商标使用的认定提供了明确的法律依据。凡是“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”，均可认定为“本法所称商标的使用”。但现行法仍然未能从正面明确规定注册者使用商标的法定义务。人们只能从该法第49条第1款关于“注册商标没有正当理由连续三年不使用可撤销”的规定反推出注册者的使用义务，亦即从法律后果反推法律的强制性规定。诚然，新近修订的《商标审查及审理标准》包含“商标注册人负有规范使用和连续使用注册商标并积极维护注册商标显著性的法定义务”这种表述，[26]但囿于该标准本身过低的法律位阶，其宣示效果和规制强度难免大打折扣。

其次，行政程序对连续不使用之注册商标请求权的限制仍付阙如。正是由于缺少对使用义务的正面规定，中国商标法对连续三年不使用之注册商标的法律规制一直有欠周延。[27]在初审公告后的异议程序和无效宣告程序中，对本可撤销却未被撤销之注册商标所有人针对在后注册商标提起异议或者无效宣告申请，现行商标法仍然未做出任何限制。[28]在上述程序中，被申请人无权主张在先注册商标连续三年不使用的抗辩。[29]

诚然，从理论上讲，对于本可撤销之注册商标所有人提起的异议或者无效宣告请求，被申请人完全可以另行提出“撤三”请求进行对抗。就异议程序而言，有权受理机构为中国商标局，被申请人如提出“撤三”，受理机构也是商标局，这样，异议请求和“撤三”请求尚有可能、但并不必然由同样的审查人员进行审查。而在无效宣告，其受理机构系商标评审委员会，被申请人如提出“撤三”，受理机构则为商标局。在这种情况下，很难保证无效宣告审查与审理和“撤三”程序审查、审理过程与结果的相互协调，裁判结果之间极有可能出现冲突。因此，无论从当事人角度来看，还是就程序运行效率着眼，目前的制度设计既加重了市场主体负担，又造成公权力资源浪费。退而言之，即便商标法不赋予异议程序和无效宣告程序被申请人以不使用抗辩权，也应当就以上两种程序与“撤三”程序之间的协调做出专门规定。

再次，民事程序对连续不使用之注册商标请求权的限制尚可改进。存在连续不使用瑕疵的注册商标既然可以被撤销，则在其所有人提起的民事侵权诉讼中，法院应被告的请求，应排除原告的所有请求权，包括损害赔偿、停止使用、提供信息、没收工具和召回产品在内的全部请求权。这就是德国商标法第25条所规定的制度。[30]只有这样，在侵权诉讼中被告基于主张连续不使用抗辩而免于承担责任，才可能与注册商标连续不使用撤销制度保持体系和逻辑上的自洽。就此而言，中国商标法第64条第1款仅排除连续3年不使用之注册商标专用权人在侵权诉讼获得损害赔偿的请求权，这种限制过于片面，与相关商标可撤销的法律状态难以“兼容”。进而言之，该条款对排除原告损害赔偿请求权还附加了其他条件，要求注册商标专用权人“不能证明因侵权行为受到其他损失”。这种额外限制既缺少法理依据，又无比较法例支撑，理当去除。

最后，这种限制只能使用于注册满三年的商标，按照该条款的现行规定，注册未满三年的商标亦可能由于尚未实际使用而不能行使任何请求权。这明显有悖于该项制度的初衷。

本世纪以来，伴随“入世”，中国经济日益融入国际市场，商标的价值和作用愈发凸显。与此相应，商标注册呈“井喷”之势，大幅攀升。一些注册者并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具。这样，对注册商标不使用问题的关注就不再囿于传统“撤三”案件，而是延伸到民事诉讼领域。在审理商标案件时，尤其是在侵权认定、损害赔偿计算等环节，法院日益重视原告实际使用商标的情形，在商标使用认定、不使用商标请求权限制等问题上进行了有益探索，也出现了一些认识误区。下文试就典型案例做初步分析。

上述四个案例的主审法院分别为北京市高级人民法院、广东省高级人民法院和江苏省高级人民法院，其中，“红河”商标案还经历了最高人民法院的再审程序。这些省、市属于中国经济文化最发达的地区，北京、广东还设立了专门的知识产权法院，北京市高级人民法院又是包括“撤三”程序在内之商标行政诉讼的终审法院。因此，从这些判决可在一定程度上预判未来中国商标审判的走向。有鉴于此，以下拟从注册商标连续不使用请求权限制与撤销制度协调运行的角度就“商标使用”的认定标准、侵权诉讼如何处理“撤三”请求做些许探讨，最后着力剖析“注册商标不使用即无赔偿”论的误区与矫正。

（一）“商标使用”民事与行政认定标准的协调

无论在民事诉讼中限制连续不使用之注册商标的请求权，还是基于连续不使用提出撤销请求，注册商标连续三年不使用的认定和证明都是前提和关键。“连续不使用”和“不使用”均属消极、否定的事实状态，“商标使用”才是积极、肯定的行为。根据证明理论，当事人只要依法举出在法定期间内的某个时间点实际使用注册商标的证据，就足以尽到商标使用的举证之责，并推翻“不使用”或者“连续不使用”注册商标的主张；而要证成在法定期间内注册商标连续不使用，则必须证明在拟证地域范围内所有商业活动中都未发生系争商标的使用行为这一否定事实，这种证明负担明显非人力所能胜任。正因为如此，按照证据规则，主张消极（否定）事实者只需对其主张做出法律所要求的说明，即尽到了举证之责，其对方当事人即主张积极（肯定）事实者如果不能证明积极事实曾经发生就要承担不利后果。这样，被指称注册商标连续不使用者要想免于承担注册商标连续不使用导致的不利后果，就必须证明其对商标进行了真实、合法、有效的使用。换言之，其如果不能有效证明实际使用了系争商标，就应依法承担商标连续不使用所引发的法律后果。这样，有关“商标不使用”的论题最终都会落脚到对“商标使用”的研究。

关于双方当事人在注册商标使用与连续不使用举证上的要求，各国法律都做出了明确规定。根据《中华人民共和国商标法实施条例》第66条，有商标法第49条规定的注册商标无正当理由连续3年不使用情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当说明有关情况。至于何谓“说明有关情况”？美国《兰哈姆法》的规定具有一定的借鉴价值。该法规定，申请人要提供商标未使用的初步证据，如果初步证据成立，则举证之责转移到商标权人，其必须证明其曾经在法定期间使用商标或者有不使用的正当理由，或者有继续实际使用的真实意图。当然，何为初步证据？同样值得研究。一般说来，在通常的商业渠道、商业活动中搜集不到系争商标使用的证据，就可以说，初步证据成立。

对于商标注册者的证明责任，上述《实施条例》则做出了如下规定：“商标局受理后应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由；期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。前款所称使用的证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。”在中华人民共和国国家工商行政管理总局2016年12月新近修订的《商标审查及审理标准》第七部分《撤销注册商标案件审理标准》中，第5.3.4条对“撤三案件”举证责任承担做出了更为明确的规定：“系争商标不存在连续三年不使用情形的举证责任由系争商标注册人承担。”

这样，所有法律问题最终都归结为，“商标使用”如何认定与证明？四个判决都关注到原告注册商标的实际使用情况，其中，“红河”注册商标从未实际使用。“五谷丰登”注册商标在侵权行为发生前未投入使用，在案发后有实际使用行为，对此，双方当事人和法院认识一致，且在该案中，在考察期间是否实际使用，依法理应不影响判决结果，因此没有进一步探讨的空间。“千禧龙”注册商标则在广告宣传的层面进行了使用，但并未实际用于指定商品的生产和销售活动中。就一般的“撤三”程序而言，汉都公司在“千禧龙”商标注册伊始即在报刊上进行广告宣传，其行为当可构成维持商标注册所要求的“商标使用”。而在汉都公司诉奥林巴斯公司案中，北京高院却认定，汉都公司并未实际使用其注册商标。这似乎意味着，在侵权诉讼中，法院在认定原告是否实际使用了其注册商标时，所采用的标准要高于“撤三”程序。[41]由于北京高院同时还是中国商标确权授权司法审查的终审法院，无论其系有意而为，还是纯属无心之举，其在行政诉讼和民事审判中对“商标使用”认定所持双重标准，都值得进一步探究。

这里所谓双重标准，更准确地说，就是民事审判中认定标准要高于行政确权乃至司法审查程序。其合理性主要表现在：第一，在“撤三”一类的行政确权程序中，注册商标专用权人证明其对商标进行了实际使用，目的只是维持其注册的有效性。在这种程序中，注册商标专用权人只不过处于“防守”的地位，法律对“商标使用”的要求相对较低。第二，在民事诉讼程序中，注册商标专用权处于“攻击者”的地位，其证明实际从事了商标使用行为的目的在于有效制止他人使用相同或者近似商标，并获取充分赔偿。在这种情况下，法律对使用的具体形式、使用者的主观意图乃至使用的实际效果自然也就提出了更高的要求。第三，在民事诉讼中，即便法院认定注册商标专用权人并未实际使用其商标，系争商标注册的有效性也不会受影响。注册商标专用权人只是在该案中不能行使或者无法充分行使其损害赔偿请求权，且这种限制只适用于个案，对该注册商标专用权人在后的诉讼不会当然产生不利影响。第四，在“撤三”程序中，如果认定注册商标专用权人连续三年未使用，该商标就会被撤销。一旦撤销，注册者就完全失去该商标。基于这种后果的严重性，商标主管机关和行政诉讼主审法院自应适当调低商标使用的认定要求。

进而言之，无论是在“撤三”行政程序及其司法审查过程中，还是在一般民事诉讼中，“商标使用”的认定标准也并非一成不变，而是应当结合具体案情灵活把握。就汉都公司注册的“千禧龙”商标而言，其在注册之初的广告宣传行为尚可合理地认定为“商标使用”，如果多年以后，正如在汉都公司诉TCL集团案的情形，该案审结时，“千禧龙”商标已注册近5年，汉都公司依然只是停留在报刊广告层面使用该商标，无意也无力将该商标用于实际的生产销售活动，在这种情况下，即便从行政确权的视角来看，汉都公司也只是纯粹出于维持注册的目的对系争商标进行象征性使用。可以说，无论是行政标准还是民事标准，对注册商标使用的要求都应当随着时间的推移而不断提高。

（二）侵权诉讼与“撤三”程序的衔接

在“五谷丰登”案一审庭审结束后，被告美的公司寄交《中止审理申请》，以国家商标局已受理其就“五谷丰登”注册商标提出的“撤三”申请为由，请求原审法院中止审理。原审法院认为，国家商标局受理“撤三”申请，并非中止商标侵权审理的法定理由，驳回该申请。[42]应该说，上述处理并不违反现行法律。问题的关键还在于，如果“撤三”程序和侵权诉讼程序分别独自推进，两种程序的裁判结果之间会不会相互冲突？试就各种可能出现的情形分析如下：

第一种情形，原告在“撤三”程序中未能证明其在三年复审期间使用了系争商标，其注册商标依法被撤销。在侵权程序中，面对被告提出的不使用抗辩，原告必须证明其在相应期间曾使用其注册商标，只有这样才能避免损害赔偿请求权受限。在民事程序中，“商标使用”的证明标准高于行政程序。因此，在行政程序中未能成功证明曾使用系争商标的原告，在民事程序中证明成功的概率更低，只能承担不利后果。这就是说，对于在行政程序中被撤销的注册商标，根据现行商标法第64条第1款，其注册者作为原告在民事程序中依然可以行使除损害赔偿请求权以外的其他请求权。

第二种情形，原告在“撤三”程序中成功证明其在复审期间曾使用系争商标，其注册得以有效维持。在民事程序中，“商标使用”的证明标准高于行政程序，这样，就可能出现两种情况：第一，原告在民事程序未能成功证明其曾使用系讼注册商标。此时，原告尽管依然拥有有效的注册商标，且有权制止他人侵权，但损害赔偿请求权受限或者丧失。第二，原告在民事程序亦成功证明其曾使用系讼注册商标。这样，原告既维持了其注册商标的有效性，又享有完整的请求权。

在第一种情形中，两种程序的裁判结果无疑是相互矛盾的，既然注册商标已被撤销，其原专用权人就丧失了所有请求权，而不应继续享有通过诉讼制止他人侵权的请求权。要消除这一矛盾，最有效的路径就是修改现行商标法第64条第1款，让无力对抗被告不使用抗辩的原告丧失所有请求权。只有这样，第一种情形中两种程序的裁判结果相互之间才是“兼容”的。在进行上述修订后，第二种情形中两种程序裁判结果之间又会是何种关系呢？在第二种情形中的第一种情况，原告仍拥有注册商标，只是所有请求权受限制或者被排除。相比于修订前，差别只在于，被维持有效的注册商标，请求权受到更多限制。这只是一种量上的区别，两种程序的裁判结果不构成冲突。在第二种情形中的第二种情况，原告既维护了系讼商标的有效注册，又可在民事诉讼中行使所有请求权。两种程序的裁判结果相互关系是协调的。

这就充分论证了，通过对现行商标法第64条第1款内容的上述修订，民事诉讼程序和“撤三”行政程序分别按照各自的逻辑运行，最终裁判结果完全可以做到相互“兼容”。

（三）“不使用即无赔偿”论的误区与矫正

在商标侵权诉讼中，原告注册商标使用的实际情形固然会影响损害赔偿额的计算，但武断地认为，商标不使用即无损害，因而即便侵权成立，侵权者也无需赔偿损失，则不仅违背商标注册制度的基本理念，而且与商标侵权案的实际状况不符。在注册主义模式下，商标注册不以实际使用为前提条件。换言之，只要获准注册，商标专用权就受法律保护，无论其是否投入实际使用。诚然，商标权的行使和注册维持受制于“使用强制”制度，但只要不使用的状态尚未持续到法定期间比如三年，注册者享有的权利，包括各种请求权，就是完整的、圆满的。正如注册产生权利实质上是法律的一种技术设计，未经实际使用的注册商标能被看作商标，本质上也是基于法律的拟制。法律做出现行制度设计，是反复权衡注册与使用的关系，经过精打细算得出的结果。进而言之，既然中国商标法明定，注册商标连续三年不使用可撤销，那么，在三年届满之前，注册者理当享有充分的自由，去准备、筹划使用商标的具体方式、起始时间。这就是注册主义模式下，人们通过商标注册获取的一种惠益、一份从容。由于受制于法定期间届满后的“使用强制”，这种惠益和从容就是有限的，但同时也理当受到法律的充分保障，并应得到包括竞争者在内的社会公众的尊重。

就中国来说，只要商标注册未满三年，只要他人行为构成侵权，无论该商标是否实际使用，其专用权人受到损害在法律上就是必然的，理应有权行使各种请求权以获取充分救济，并恢复权利的圆满状态。损害赔偿请求权自然也不例外，无论法庭还是当事人，可以讨论的只是如何基于损害赔偿基本法理计算出具体的赔偿额。对此，日本学者田村善之教授曾有精辟论述，“在损害赔偿请求诉讼中，即便原告商标未投入使用，但只要拥有商标权，就可通过与其他人缔结商标使用许可协议，从而取得许可费，所以不能说未使用商标没有一点财产价值。”[43]进而言之，日本商标法在1999年修订后，引入了补偿金请求权的规定，由于商标获准注册并不以使用为要件，补偿金请求权的行使自然也不以该商标投入实际使用为前提。具体说来，补偿金请求权是法律给予商标获准正式注册前的一种临时保护。根据日本商标法，对在提出商标注册申请之后、完成注册登记之前，商标注册申请人通过出示记载了商标注册申请内容的申请时，警告那些在类似范围内、类似商标的使用者的，可以请求类似商标使用人补偿因该行为而产生的经济损失。[44]基于临时保护而享有的补偿金请求权都不以商标实际使用为要件，遑论正式注册之商标受侵害后，其专用权人享有的损害赔偿请求权。

对商标侵害与损害赔偿持上述立场的并非仅有日本一国。在最近的一个判例中，欧盟法院也对商标获准正式注册前的临时保护发表极具现实针对性和指导性法律意见。根据该意见，注册商标侵权损害赔偿的计算可以划分为三个时间段，从注册申请日到初审公告日、从初审公告日到注册公告日和注册公告以后。在注册公告之间，即前述第一和第二阶段，准确地说，从注册申请日到注册公告日之间，申请人就受到法律临时保护。在这一时间段，他人行为足以认定为侵权，只要申请被核准，注册者就可以就他人的侵权性使用收费或者主张损害赔偿，而不论该商标在该阶段是否实际使用。这样，如果他人侵权发生在正式获准注册后，则注册者无论主张许可费损失，还是请求损害赔偿，自然也都无需讨论实际使用与否。[45]

实际上，在“五谷丰登”案中，二审法院的观点本就自相矛盾。在认定侵权是否成立时，该院指出，美的公司使用被诉侵权标识的行为，足以使相关公众将该标识与美的公司的特定商品联系起来，误以为该标识就是美的公司的商标。这样，当格力公司在其制造、销售的空调产品上使用其“五谷丰登”注册商标时，相关公众反而会误认为格力公司侵害了美的公司的商标权，从而割裂格力公司与其注册商标之间的联系，损害格力公司依法享有的注册商标专用权。[46]应当承认，以上论证特别精辟，是对“反向混淆”这样一种损害后果的完美描述。进而言之，如果格力公司要消除由美的侵权使用“五谷丰登”标识造成的反向混淆，就必须投入人力、物力和资金进行广告宣传，由此产生的费用，自可算作美的公司侵权造成的损害，格力公司当然可依法请求美的公司赔偿。主审法官的这段“夫子自道”，足以推翻其所持“不使用即无赔偿”的主张。

之所以会出现这种偏激的“不使用即无赔偿”论调，主要原因恐怕还在于，我国现行商标法对注册商标“使用强制”的规定还局限于单一的“撤三”制度。实际上，请求权受限与因不使用而被撤销均系注册人违反“使用强制”义务的法律后果。既属同一受负面评价之行为的法律后果，相互之间自应保持体系上和实施效果上的协调。申言之，既然连续不使用期间未届三年，注册商标不能被撤销，也就是说，应依法受到全面保护，效力维持在圆满状态，那么，只要发生侵权，其专用权人获取救济的途径和手段理当是全面的，作为法律赋予注册商标权人主要的救济手段，损害赔偿请求权自然也不得受到不合理的限制。质言之，如果对上述商标专用权人损害赔偿请求权的限制和剥夺是正当的，“撤三”制度的设计就是有缺陷的。这就充分表明，“不使用即无赔偿”论与撤三制度矛盾，自当纠正。而要从深层次上根治这种错误，则有待立法者在精研注册商标“使用强制”问题的基础上全面引入构成其有机整体的各项制度，而这些制度经精心“装配”，在运行过程中能保持逻辑和效力上的契合与协调。

注册商标因连续不使用而请求权受限，实际上并非一项独立的制度，而是注册主义模式下商标“使用强制”的当然内容。在体系上，对连续不使用之注册商标请求权的合理限制，以“使用强制”的理念健全和制度完备为前提，同时，这种限制又必须与连续不使用撤销制度保持协调。本着以上基本认知，结合上文的研究结论，试就我国商标法相关制度的完善提出以下建议：

首先，将现行商标法第48条做如下修订，使之成为有关商标使用强制的基础条款：“以行使注册商标请求权和维持其注册取决于该商标已投入使用为限，本法所称商标使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”这就从正面明确规定了商标注册人“规范使用和连续使用注册商标”的义务。

其次，将现行商标法第64条第1款修改为：“注册商标专用权人起诉他人商标侵权的，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，不得行使本法所赋予的各项请求权。”由此，可建立起完整的请求权限制规则。

再次，在注册商标专用权人提起的异议或者无效宣告程序中，赋予被申请人连续三年不使用抗辩权。相关条款至少应包含以下内容：“注册商标专用权人对在后商标提出异议或者无效宣告请求时，如果被申请人主张连续三年不使用抗辩，注册商标专用权人应当提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，则其申请应被驳回。”当然，这项制度的建立健全涉及到精微的程序性设计，上述条款只是提供初步的大纲，勾画出大致的轮廓。

最后，对“商标使用”的举证规则与证明标准进行深入研究，适时制定和修订司法解释、修订《商标审查及审理标准》，分别就民事诉讼和行政确权程序中商标使用的认定提供指南。由于民事程序不涉及注册商标撤销，在认定“商标使用”时可采用适当高于行政程序的标准。

[1] 参见《保护工业产权巴黎公约》第5条C与TRIPs协定第19条，条款具体内容见下文。

[2] 第五届全国人民代表大会常务委员会1982年8月23日第二十四次会议通过的《中华人民共和国商标法》第30条。

[3] 参见经由第十二届全国人民代表大会常务委员会2013年8月30日第四次会议第三次修正的现行《中华人民共和国商标法》第49条第2款。在本文中，“中国商标法”即指该法，除非根据上下文另有所指。

[4] 中国商标法第64条第1款。

[5] 参见(2015)粤高法民三终字第145号民事判决书。

[6] 在有限承认商标使用亦可产生权利的德国，使用者只有证明，其已实际使用该商标，且该标志在参与商业交易的群体中作为商标获得了第二含义，才可享有商标权。由于证明标准较高，在德国，使用商标只是一种例外。实际上，《欧盟商标条例》也不承认这种“使用商标”。See Olaf Sosnitza, Deutsches und europ?isches Markenrecht,C.H.Beck, 2015, S.20.对商标确权模式的分析，可参见彭学龙：《寻求注册与使用在商标确权中的合理平衡》，载《法学研究》2010年第3期。

[7] 【奥】博登浩森：《保护工业产权巴黎公约指南》，汤宗舜、段瑞林译，中国人民大学出版社2003年版，第50页。

[8] 同上注，第49--51页。

[9] 《日本商标法》第50条第1款规定“商标权人、专有使用权人或者通常使用权人连续三年以上在日本国内都没有在指定商品或者指定服务上使用注册商标时，任何人都可以请求撤销该指定商品或者指定服务上的注册商标。”

[10] 《德国商标与其他商业标志法》（简称德国商标法）第49第1款规定，“如果一商标自注册之日起连续5年内，未按照第26条要求投入使用，则其注册可依已失效为由提起的申请而被撤销。”对于《德国商标法》的相关条文，读者可参看《德国商标法》，范长军译，知识产权出版社2013年。

[11] Karl-Heinz Fezer,Markenrecht--Kommentar zum Markengesetz, C. H. Beck Verlag, 2009, 4. Auflage,Vorbemerkungen§§25, 26, Rn. 1, 2. Ingerl / Rohnke, Markengesetz Kommentar, C.H. Beck Verlag, 2010, 3. Auflage, §25 Rn. 1.

[12] Karl-Heinz Fezer,Markenrecht--Kommentar zum Markengesetz, C. H. Beck Verlag, 2009, 4. Auflage,Vorbemerkungen§§25, 26, Rn. 2.

[13] Karl-Heinz Fezer, Markenrecht--Kommentarzum Markengesetz, C. H. Beck Verlag, 2009, 4. Auflage, Vorbemerkungen§§25, 26,Rn. 1. 《欧盟商标条例》第15条第1款规定，“如果欧盟商标所有人自注册之日起五年内未在欧盟境内于指定商品或者服务上真诚使用其商标，或者其在任一不间断的五年期间停止了这种使用，则该欧盟商标将受到本条例所规定的制裁，除非其不使用具备正当理由。”2015年12月16日，欧洲议会和欧盟理事会对原《欧共体协调各成员国商标立法指令》和《欧共体商标条例》做了修订，并分别更名为《欧盟协调各成员国商标立法指令》和《欧盟商标条例》，参见Richtlinie(EU) 2015/2436 des europ?ischen Parlaments und desRates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften derMitgliedstaaten über die Marken, Verordnung (EU) 2015/2424 des europ?ischenParlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015。

[14] See Regulation(EU)  2015/2424 of the European Parliament and ofthe Council of 16 December 2015. 例如，《欧盟商标条例》新增条款第13a条第1款规定：“如果某欧盟商标在由在先注册之欧盟商标依据本条例…第57条第2款规定提起的程序中未被宣告无效，那么，在侵权诉讼中，该在先注册之欧盟商标无权禁止该在后注册之欧盟商标的使用。”这就是说，如果一在先注册之欧盟商标针对某在后注册之欧盟商标提起无效宣告请求，而在该申请日或者在该在后注册之欧盟商标的申请人或者优先权日，该在先注册之欧盟商标本可因连续不使用而撤销的，则只要该在后注册之欧盟商标所有人提出不使用抗辩，则无效宣告请求会被驳回。在这种情况下，该在先注册之欧盟商标也无权通过侵权诉讼禁止该在后注册之欧盟商标的使用。实际上，上述规定早就见之于德国商标法第22条第1款第2项、第51条第4款第1项。参见下文对上述条款的解释。在欧盟和德国下，“不使用抗辩”系“无正当理由连续五年不使用注册商标抗辩”的简称；而在中国语境下，“不使用抗辩”则是“无正当理由连续三年不使用注册商标抗辩”的简称。

[15] Karl-Heinz Fezer,Markenrecht--Kommentar zum Markengesetz, C. H. Beck Verlag, 2009, 4. Auflage,Vorbemerkungen§§25, 26, Rn. 3.对所涉条款具体内容的分析，参见下文。

[16] Ingerl / Rohnke, MarkengesetzKommentar, C. H. Beck Verlag, 2010, 3. Auflage, §25 Rn. 1. 对所涉条款具体内容的分析，参见下文。

[17] Karl-Heinz Fezer,Markenrecht--Kommentar zum Markengesetz, C. H. Beck Verlag, 2009, 4. Auflage,§25 Rn. 1.

[18] 参见张玉敏：《注册商标三年不使用撤销制度体系化解读》，载《中国法学》2015年第1期。

[19] 参见李明德、闫文军、黃晖、郃中林：《欧盟知识产权法》，法律出版社2010年版，第483页。

[20] 参见经第二次修正之《中华人民共和国商标法》第44条。

[21] 中国商标法第49条第2款。

[22] 参见李杨：《注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定》，载《法学》2009年第10期。

[23] 《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第7条，法发[2009]23号。该条款全文如下：“请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。”

[24] 中国商标法第64条第1款。

[25] 参见(2015)粤高法民三终字第145号民事判决书。

[26] 参见《商标审查及审理标准》下篇《商标审理标准》“七、撤销注册商标案件审理标准”“引言”，中华人民共和国国家工商行政管理总局2016年12月发布。

[27] 张玉敏：《注册商标三年不使用撤销制度体系化解读》，载《中国法学》2015年第1期。

[28] 对于本可撤销之注册商标针对在后商标提起异议或者无效宣告两种情形，德国商标法对被申请人的不使用抗辩做出了完善的规定，双方在同一法律程序中进攻、抗辩，并依法举证证明。这样，既提高了纠纷处理的效率，又能确保紧密关联的诉求在同一程序中公正的解决，值得借鉴。参见德国商标法第43条第1款：“如果在先注册商标的所有人提出异议，并且另外一方对该在先注册商标的使用提出质疑，他应当以初步证据证明，在被异议商标注册公告之前的五年内，在先注册的商标已经投入使用，只要在此日期该在先商标已经注册不少于五年。如果五年不使用期限在该注册公告之后结束，并且另外一方对该在先注册商标的使用提出质疑，提出异议方应以初步证据证明，在异议裁定作出前的五年内，该商标已经投入使用。”德国商标法第55条第3款：“在先注册商标的所有人提起请求撤销之诉的，只要到此时止该商标已注册至少5年，其应被告之抗辩必须证明，在提起诉讼之前的最近5年之内根据真诚使用了该商标。未予以使用的5年期限在提起诉讼之后结束的，原告应被告之抗辩必须证明，在口头审理结束之前的最近5年之内真诚使用了该商标。此外，在先商标在公布在后商标注册之日已注册至少5年的，原告应被告之抗辩必须证明，在先商标注册在该日不会根据第49条而应该已撤销。”

[29] 文学：《商标使用与商标保护研究》，法律出版社2008年版，第204页。

[30] 该条款规定：“如果在请求提出之前5年内，该商标没有使用于作为赖以提出这些请求理由的商品或服务上，只要该商标在此日期前已至少注册5年，则注册商标所有权人应无权对第三方提出任何第14条和18至19c条所述的请求。对于第14条和18至19c条所述对注册商标的侵权，原告通过起诉提出请求时，作为对被告异议的回应，原告应证明该商标在提起诉讼前的5年内，已投入使用，并且用于作为其请求基础的商品或服务上，只要在此日该商标已经至少注册了5年。提起诉讼后，5年不使用的期限届满时，作为对被告异议的回应，原告应该证明在口头诉讼结束之前的5年内，该商标已经投入使用。”其中，第14条和18至19c条是德国商标法有关注册商标所有人所享请求权的全部规定。

[31] 在该相机机身正面面板，中间位置印有商标“OLYMPUS”和型号“WIDE80”，左下角则印有“千禧龍”字样和龙形图案，外包装盒上也印有“千禧龍”文字和龙形图案，其质保书上也印有“千禧龍”字样。

[32] 参见北京市高级人民法院民事判决书(2000)高知初字第37号。

[33] 在各类商品或者服务上注册“千禧龙”商标亦成一时之风。笔者在“标库网”做过初步检索，含“千禧龙”文字的商标申请或者注册记录有252条，恐怕覆盖了所有商品和服务类别。标库网网址：http://www.tmkoo.com，检索日期：2017年3月11日。这些“千禧龙”商标注册者无权阻止他人在本来含义上使用该词语。

[34] 参见江苏省高级人民法院民事判决书(2003)苏民三终字第025号。

[35] “徐州汉都实业发展有限公司于1997年3月13日在解放南路185号注册成立,公司成立之初主要经营经济项目筹划开发、科技技术咨询服务、建筑材料、五金交电、化工产品，注册员工人数为10人，注册资本50万元人民币。”URL: http://xuzhou036761.11467.com/about.asp，最后访问时间：2017年3月11日。

[36] 注册人“并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿。”参见《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第7条，法发【2009】23号。

[37] 该广告费数额系汉都公司所主张。参见北京市高级人民法院民事判决书(2000)高知初字第37号。

[38] 参见中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2008）民提字第52号。

[39] 广东省高级人民法院民事判决书(2015)粤高法民三终字第145号。

[40] 格力公司于2013年11月15日与他人签订合同销售标有格力公司本案注册商标的空调器产品，于2013年11月19日委托他人印制标有本案注册商标的空调器的宣传折页。

[41] 旅德华裔学者卜元石教授通过研究也得出了同样的结论：在中国，“司法判例对商标使用的要求要高于商标行政裁决。”Yuanshi Bu, Der Benutzungszwang im chinesischenMarkenrecht—Analyse der aktuellen markenrechtlichen Verwaltungspraxis undRechtsprechung, MarkenR 2010(1), 12—20, 20.

[42] (2015)粤高法民三终字第145号。

[43] 【日】田村善之：《日本知识产权法（第4版）》，周超、李雨峰、李希同译，知识产权出版社2011年版，第156页。

[44] 同上注，第157页。

[45] CJEU-Judgment C-654/15L?nsf?rs?kringar 21 Dec 2016.

[46] 参见(2015)粤高法民三终字第145号。