编者按：

2018年9月2日，我中心在2018中国国际商标品牌节之中国商标年会上成功举办了第四届君策论坛：规制商标恶意注册民行程序的交叉与优化。近期，我们整理了论坛嘉宾演讲稿件，并将陆续发布，欢迎大家持续关注！

今天，推送上海市高级人民法院知识产权庭法官陶冶在本次论坛上的演讲：商标恶意诉讼的司法规制。本文经君策中心整理，陶冶法官审定并授权，予以发布。

一、商标恶意诉讼的理解

什么是商标恶意诉讼，我们理解它的本质属性是商标权滥用的一种形态，其表现形式主要是通过商标注册并诉讼获取多重或不当赔偿。最高院2017年发布的指导案例第82号“歌力思”案提出的判断要件包括：首先，被诉人具有合法的在先权利基础；其次，被诉人使用商标的被诉行为具有正当性，不具有恶意；再次，起诉人取得权利商标不具有正当性，具有恶意。最高院的应对思路即适用诚实信用原则，对权利主张的恶意予以否定性评价。

最高院在“歌力思案”中明确：当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉请不予支持。最高院在该案中指出：诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则，民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。这一最高院指导案例为类案审理提供了重要的指南，是我们办案的重要遵循。

二、商标恶意诉讼的民事司法规制——以优衣库系列案件为视角

优衣库系列案件是在2014年批量提起的诉讼，在2015年大量审结的。发生在指导案例“歌力思”案之前，处于地方高院的层级，立足知识产权民事司法的角度，对这批案件的审理体现了诚实信用原则在商标恶意诉讼中的另一种思考与探索。

（一）优衣库商标侵权纠纷系列案件总体情况

◇原告专门从事注册商标并转让的相关业务，涉案注册商标从未使用。

◇被告系优衣库的运营商株式会社迅销在华的子公司及门店。

◇株式会社迅销曾就被控标识向国家商标局申请商标领土延伸，但被驳回。

◇涉案商标于2013年6月核准注册后，原告寻求向被告转让该商标。

◇转让未果后，从2014年初开始，原告以优衣库的不同门店在全国各地提起诉讼共计42件。

◇全国法院对该系列案件的四种主要审理结果：

1.不构成侵权，其主要理由是：被诉标识与涉案注册商标存在一定差异，同时综合考虑在案证据不足以证明原告已实际使用涉案注册商标；相关消费者能够区分商品来源，不会造成混淆误认；两原告主观上具有不正当注册的恶意等因素，认定被告使用被诉标识并不构成商标法意义上的相同或近似，不构成侵权。值得注意的是，在此后生效的有部分判决认为，被诉标识与涉案注册商标在视觉上构成近似，但综合考虑上述因素，二者不构成商标法意义上的相同或近似，不构成侵权。另有二审予以改判认定侵权成立。

2.构成侵权并赔偿经济损失，其主要理由是：对商标标识进行比对，二者并无明显差异，仅有字体上的细微差别，易使相关公众对商品来源产生误认，二者构成近似。且优衣库对标识的使用非其所称的单纯为了描述商品的特点而是构成了商标性使用，应赔偿经济损失。

3.构成侵权但不赔偿经济损失，需支付合理费用，基本是对侵权成立判决二审或再审改判后的结论，其主要理由是：在案证据不足以证明涉案注册商标已实际投入使用，亦无证据证明权利人因被控侵权行为造成经济利益上的减损，故对赔偿损失予以纠正。

4.构成侵权、停止使用涉案商标，但不赔偿经济损失及合理费用（有判决被告负担全部诉讼费），上海法院的11起案件系属此列。值得一提的是，被告涉及优衣库天猫店的案件中，一审认定被告行为不构成侵权，但二审浙江高院认为被诉侵权商标与涉案注册商标为相同商标，构成商标侵权，同时对原告的赔偿诉请不予支持。另有判决判定侵权成立，不赔偿经济损失及合理费用，但应由被告负担全部诉讼费用。

（二）涉案注册商标相关情况

◇2013年6月21日，涉案  商标核准注册。

◇2014年3月31日，迅销公司向商评委提出撤销该商标的申请。

◇2016年1月11日，商评委作出裁定，对该商标予以维持。

◇2016年3月7日，迅销公司对商评委裁定提起行政诉讼。

◇2017年4月24日，北京知识产权法院判决认为，指南针公司、中唯公司超出经营范围，非以使用为目的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积包括诉争商标在内的注册商标，并通过商标转让、恶意诉讼等手段实现商标牟利，其行为严重扰乱商标注册秩序、损害公共利益，并不正当的占用社会公共资源，构成修改前《商标法》第四十一条第一款“其他不正当手段取得注册”之情形，判决撤销商评委原裁定并要求其重新作出裁定。

◇2017年12月12日，中唯公司对行政诉讼一审判决提出上诉。

◇2018年1月26日，北京市高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

◇2018年2月27日，商评委重新作出裁定，对涉案商标予以无效宣告。

◇2018年8月6日，商标局作出无效公告，对涉案商标全部商品/服务类别予以无效。

（三）上海法院审理案件情况

◇42个案件中，分两批共受理11件案件，涉及优衣库在沪11家门店。

◇上海法院高度重视，分别由一、二中院一审，高院二审。

◇均在2015年二审审结，彼时涉案注册商标撤销案仍在商评委审理中。

◇一、二审结论均是构成侵权、停止使用，但不赔偿经济损失及合理费用。二审还对部分案件诉讼费进行了调整，进一步减轻了被告的费用负担。

◇系该系列案件中首次认定原告的批量诉讼具有恶意并进而据此判决免除被告对合理费用赔偿义务的生效案件。

◇入选2016年度中国法院50件知识产权典型案例及上海法院知识产权司法保护十大案例。

三、案例具体介绍（其中一个案件入选了2016年中国法院的50件知识产权典型案例和上海法院的知识产权十大保护案例。）

（一）基本案情

上诉人（原审原告）广州市指南针会展服务有限公司

上诉人（原审原告）广州中唯企业管理咨询服务有限公司

上诉人（原审被告）优衣库商贸有限公司

被上诉人（原审被告）优衣库商贸有限公司上海船厂路店

两原告指南针公司、中唯公司系第10619071号”注册商标的共有人。该商标核定使用商品为第25类的服装、鞋、帽等。

两个被告使用被控标识的方式如图所示，是用在羽绒服的吊牌上，边上还有商标，是一个超轻羽绒。原告请求判令被告停止侵权，赔偿损失合理费用，并排除妨碍消除影响。

两原告认为，被告优衣库船厂店系被告优衣库公司的分公司，两被告未经两原告许可，在相同商品上及相关网络推广宣传中使用了与涉案注册商标相同的“”标识，侵犯了两原告享有的注册商标专用权。

两原告请求判令两被告：1、立即停止侵犯两原告注册商标专用权；2、共同赔偿经济损失人民币15万元及合理费用12,598元；3、共同在《上海日报》上刊登声明及连续30日在被告优衣库船厂店入口处显著位置张贴启事，排除妨碍、消除影响。

两被告辩称：1、两被告使用被控侵权标识”系与“”共同使用，旨在说明商品的特性；2、两被告在涉案商品上使用了具有较高知名度的自有商标“”，且两被告采用SPA（自有品牌服饰专业零售商）经营模式，涉案商品仅通过使用自有商标的直营店或网络专卖店进行销售，消费者进入店铺即明确其销售的商品均为自有品牌，故对涉案商品的来源不会产生混淆、误认；3、涉案注册商标没有实际使用，不具有价值和知名度，故两原告没有实际损失，两被告不应承担赔偿责任；4、两原告申请注册大量的商标却不实际使用，企图通过诉讼向两被告索取高额商标转让费，且两原告已就与本案基本相同的事实向全国各地法院提起诉讼42件，具有滥用诉权的恶意。

一审法院经审理查明：

原告指南针公司成立于2004年7月20日，注册资本50万元，经营范围包括：展览活动策划、设计、室内装饰设计、文化交流活动策划、展具租赁、电脑平面设计、批发和零售贸易。原告中唯公司成立于2005年4月27日，注册资本50万元，经营范围包括：企业管理咨询、企业形象设计、商标代理、展览策划、商品信息咨询、投资咨询、财务咨询、货物进出口。两原告系“”注册商标的共有人。该注册商标的核定使用商品为第25类，包括：游泳衣、足球鞋、鞋、童装、帽、袜、服装、皮带（服饰用）、婚纱、领带。

被告优衣库公司成立于2010年3月30日，其股东为株式会社迅销，注册资本为3,000万美元，从事服装、配件、装饰品等的经营。被告优衣库船厂店成立于2013年4月25日，系其分公司。该店正门上方、收银台上方、购物篮均使用“”商标。被告优衣库公司与案外人迅销（中国）商贸有限公司（以下简称迅销公司）系株式会社迅销在中国设立的子公司，共同经营“优衣库”品牌。株式会社迅销系第791494号“UNIQLO”注册商标、第3002206号“”注册商标、第3012401号“优衣库”注册商标的专用权人，核定使用商品均为第25类。2012年11月3日，株式会社迅销向国家商标局申请“”商标领土延伸，申请注册商品为第25类，但被驳回。

2014年3月31日，案外人迅销公司向国家商评委提出撤销两原告“”商标在第25类全部核定商品上的注册。直至本案二审宣判，该案尚在审理中。公证所得服装在衣领标签、成分标签以及在品名、价格吊牌上均有“”商标，该吊牌背面记载经销商为迅销公司；在一塑料透明标牌上同时标有“”商标及“ ”标识；在纸质吊牌上标有“  ”标识，且该标识下方有关于衣服面料、特点等中文说明。

另查明：根据国家商标局网站查询记录，两原告分别持有注册商标共计2,600余个。原告中唯公司股东、法定代表人黄雄伟曾在洽谈商标转让过程中，将涉案注册商标的转让价格从商定的8万元提高到800万元，同时带客户参观了“优衣库”专卖店，并表示要将该商标卖给“优衣库”的经营企业。

（二）本案二审的主要争议

1.两被告使用被诉标识的行为是否侵犯涉案商标专用权？

法院认为，优衣库公司、优衣库船厂店使用“”标识的行为是否构成侵犯“”注册商标专用权，需要判断优衣库公司、优衣库船厂店是否商标性使用被控侵权标识以及被控侵权标识与涉案注册商标是否构成相同或近似两个问题。

（1）商标性使用：根据主客观表现形态来予判定

从客观使用行为来看：首先， 标识分为各自独立的左右两部分，其中左侧文字  较右侧 文字字体明显加大、加深、加粗，以服装类消费者的一般注意力出发更为醒目突出，因此可以作为独立的标识进行使用。

其次，文字为臆造词，无具体含义，并非通常的文字说明。虽然优衣库公司、优衣库船厂店辩称   文字系 的首字母缩写，但因缺少字母“D”而无法与“ULTRA LIGHT DOWN”（超轻羽绒）文字中三个单词首字母形成一一对应的关系，无法证明 字样说明了产品“超轻羽绒”的特性。

虽然优衣库公司、优衣库船厂店辩称一直整体使用标识，但由于该标识中  文字系突出独立使用，足以使相关消费者将其与所售服装类商品产生密切联系，从而在客观上起到指示、识别商品来源的商标作用。

因此，本案中优衣库公司、优衣库船厂店对 标识的使用系单独作为商标使用且并非对商品特性的描述性使用。

从主观意图角度来分析：

    标识已被优衣库公司、优衣库船厂店出于商业目的广泛标附于各类涉案商品以及相关广告宣传中，且优衣库公司、优衣库船厂店的母公司株式会社迅销意图在中国注册 标识作为商标，从上述客观行为可推定优衣库公司、优衣库船厂店在使用标识时亦存在将标识作为商标使用的主观意图。

（2）是否构成相同或近似

     认定商标相同或者近似的比对原则是以相关公众的一般注意力为标准，既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行。两个商标相比，除字体略有粗细差别外，文字、结构均相同。在隔离状态下，以注册商标核定使用第25类服装商品的相关消费者的一般注意力为标准，整体视觉效果基本无差别。因此，一审法院认定两者构成相同，并无不妥。

2.如果侵权成立，两被告应承担何种民事责任？

审查要点：在被控侵权行为发生前，两原告是否已实际使用了注册商标

设立注册商标专用权制度的立法目的在于鼓励注册商标的使用，激活商标资源，故应充分发挥注册商标通过具体的使用行为，从而对商品或服务的来源起到指示的功能。使用注册商标，除了具有真实的使用意图之外，还须有将注册商标使用在具体商品或服务上的实际使用行为。

本案中无证据证明被控侵权行为发生前指南针公司、中唯公司具有使用涉案注册商标的真实意图以及该商标已经被实际使用的事实。

两原告主张的民事责任1：停止侵害

注册商标的权利人，指南针公司、中唯公司享有禁止他人未经许可在同种商品上使用与其注册商标相同标识的权利，故依法有权要求本案侵权人优衣库公司、优衣库船厂店停止侵害注册商标专用权的具体行为。优衣库船厂店作为优衣库公司的分公司，不具有独立法人资格，其民事责任应由优衣库公司（或者其他关联案件中的迅销公司）承担。

两原告主张的民事责任2：赔偿损失及合理费用

基于此前的审查要点，两原告注册商标并非为了使用，而是以商标注册并转让为其经营模式。

一方面，鉴于两原告并未实际使用涉案注册商标，被控侵权行为并未产生侵占其商品市场份额的损害后果，因此并不存在因被控侵权行为所产生的实际经济损失。

另一方面，两原告在未能成功转让涉案注册商标后，即分别以优衣库公司或迅销公司以及一家优衣库分店作为共同被告起诉，利用优衣库门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼。该行为不符合鼓励商标使用、激活商标资源的原则，而系利用注册商标不正当获利，将商标作为索赔的工具。因此其损害赔偿的请求不应得到支持。

关于合理费用

虽然企业注册多个商标的行为不被法律所禁止，但根据查明的事实，已足以证明作为会展、咨询类公司的指南针公司、中唯公司大量注册商标的目的并非为了自身使用，而是意图通过大量注册商标并转让的行为进行牟利。同时，在完全可以通过向优衣库公司或迅销公司主张权利即能达到维权目的的情况下，指南针公司、中唯公司却选择以优衣库公司或迅销公司及其不具有独立法人资格的各门店作为共同被告的方式，就相同事实在全国各地法院提起批量诉讼，明显具有通过利用注册商标批量诉讼以获取多重赔偿的意图。

在已有另案生效判决判令相同侵权事实的侵权人迅销公司承担指南针公司、中唯公司相关维权合理费用之前提下，该种因批量诉讼策略所产生的律师费、公证费、购买产品费用的诉讼成本均系重复支出，并非《商标法》（2001年修正）所保障的权利人因侵权行为所必须支出的合理费用范畴。同时，基于本案注册商标权利人诉讼目的之非正当性，从引导社会公众诚信诉讼、节约司法资源的角度出发，法院亦不应责令侵权人承担权利人因重复诉讼而支出之费用，以避免产生鼓励此种诉讼策略的司法效果。因此，指南针公司、中唯公司在本案中支出的律师费、公证费、购买产品费用，应自行承担。

两原告主张的民事责任3：排除妨碍

排除妨碍的民事责任是在有妨碍权利人行使权利的情况下才能适用，本案中，在指南针公司、中唯公司未实际使用涉案注册商标的情况下，一审法院判令优衣库公司承担停止侵害的民事责任后，注册商标已经恢复到被侵权前的状态，权利人指南针公司、中唯公司正常实施该商标权已不存在任何障碍，因此其再行要求优衣库公司承担排除妨碍之民事责任，缺乏事实依据。

两原告主张的民事责任4：消除影响

消除影响通常是适用于人格权受到侵害时，被侵权人因侵权行为导致社会评价降低而适用的法律救济措施。由于商标可以承载商业信誉，故当商标之声誉因侵权行为遭受损害时，即该标识在相关公众中的社会评价被降低，权利人可以要求侵权人承担消除影响的法律责任以恢复其商标原有声誉。

然而本案中，由于指南针公司、中唯公司未实际使用涉案注册商标，故权利商标未承载因使用行为而在相关公众中形成的商誉。同时，一、二审中指南针公司、中唯公司也未能提交证据证明因本案侵权行为降低了涉案注册商标的社会评价，故指南针公司、中唯公司要求消除影响的主张缺少需恢复的社会评价作为基础，即缺乏所需恢复的被贬损的商标声誉。

一审判决：被告优衣库公司立即停止侵害两原告享有的         

注册商标专用权；驳回两原告的其余诉讼请求。

二审判决：驳回上诉，维持原判。同时对二审诉讼费用作了调整，减轻了优衣库一方的诉讼费用负担。

四、审理思路的归纳和启示

综上，我做了一个小结，即审理思路的归纳与启示——力求兼顾与平衡的中间道路

◇在侵权判定上，遵循被诉标识商标性使用的主客观判定标准，以及商标法关于商标相同或近似的比对原则，认定二者构成相同。采取了相对谨慎的态度。

◇在损害赔偿上，审查涉案注册商标未实际投入使用，权利人系存在利用注册商标不正当获利的恶意等因素，基于公平合理、诚实信用原则，对商标法的赔偿条款进行突破性的适用。得到了最高院的认可与肯定。

◇在合理费用上，从明确权利人恶意诉讼、引导社会公众诚信诉讼的角度出发，免除了侵权行为人的合理费用赔偿责任。把对权利人恶意的评价放在赔偿和合理费用的部分，让商标恶意诉讼者不能获得赔偿及合理费用，旨在平衡起到既尊重现行法律制度体系又引导诚信诉讼的裁判指导意义。

◇在诉讼费用上，上海高院从平衡调整的角度出发，进一步减轻了被诉人的诉讼费用负担。